우동전문점 상표 무단 사용 손해배상 및 사용금지 판결

1995년부터 운영된 우동전문점 'F'의 등록상표 소유자(원고 A)와 전용사용권자(원고 B)는 피고 회사 주식회사 C가 상표사용계약 종료 후에도 'F' 또는 유사한 'C' 표장을 무단으로 사용하며 만두 제품을 제조 및 판매하는 행위에 대해 상표권 침해금지, 침해 물품 폐기, 손해배상 등을 청구했습니다. 법원은 피고 회사가 계약 종료 후 상표권을 침해했다고 인정하여 표장 사용 금지, 침해 물품 폐기, 그리고 원고 A에게 200만 원, 원고 B에게 1,800만 원의 손해배상금을 지급하도록 판결했습니다. 다만, 부정경쟁방지법상의 상호 사용 금지 청구와 간접강제 청구는 기각되었습니다.

관련 당사자

• 원고 A (상표권자): 1995년 'F' 우동전문점을 창업한 E의 아들로서 등록상표의 상표권을 소유한 사람입니다.
• 원고 B (전용사용권자): 2022년 3월 17일부터 2030년 6월 22일까지 대한민국 전 지역에서 이 사건 등록상표를 사용할 수 있는 전용사용권을 설정 등록한 사람입니다.
• 피고 주식회사 C (식료품 제조 및 판매 회사): 2021년 3월 2일 설립된 회사로, 원고 측과 동업을 추진하다 결렬된 후에도 'D'과 유사한 표장을 사용하여 만두 등의 제품을 제조, 판매한 회사입니다.

분쟁 상황

원고 A의 아버지 E는 1995년 우동전문점 'F'를 창업했으나 2000년대 중반 프랜차이즈 사업을 중단했고, 이후 원고 A이 'F' 등록상표권을 취득했습니다. 2020년 원고 측은 만두 생산 및 판매 사업을 제안하며 OEM 계약을 체결했고, 이후 피고 회사와 동업을 추진했습니다. 동업 준비 과정에서 원고 측과 피고 회사는 2021년 7월 11일 'F' 상표사용 승낙계약을 체결했는데, 이는 동업 성립 및 유지를 전제로 무상으로 10년간 사용권을 부여하는 내용이었습니다. 그러나 2021년 10월 말경부터 Q와 피고 회사 간 갈등이 심화되어 2022년 1월경 동업 협의가 최종 무산되었고, 이에 따라 상표사용계약은 해제조건 성취로 실효되었습니다. 계약 종료 후인 2022년 2월경 피고 회사는 온라인 판매업체에 'F' 표장이 인쇄된 만두 등을 판매 위탁했고, 원고 A은 피고 회사에 계약 해제를 통지했습니다. 이후 원고 B은 2022년 3월 17일 이 사건 등록상표의 전용사용권 설정 등록을 마쳤습니다. 피고 회사는 계약 종료 후에도 'F' 표장 또는 유사한 'C' 표장을 사용한 제품을 계속 생산·판매하여 원고들의 상표권 침해 주장이 제기되었습니다.

핵심 쟁점

피고 회사의 상호 사용이 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 해당하는지 여부, 원고 B이 등록상표의 전용사용권자인지 여부, 피고 회사가 상표사용계약에 따라 등록상표를 사용할 권한이 있는지 여부, 피고 회사의 상표 사용이 상표권 침해에 해당하는지 여부, 피고 회사의 상호 사용에 상표권의 효력이 미치는지 여부, 상표권 침해에 대한 금지 및 폐기 청구와 손해배상 청구의 인정 여부, 그리고 침해금지 의무 위반에 대한 간접강제 청구의 인정 여부입니다.

법원의 판단

1. 피고는 별지 제1목록 기재 표장 또는 이와 유사한 표장을 별지 제2목록 기재 각 상품 또는 그 각 상품에 관한 선전광고물(인터넷 홈페이지 포함), 라벨, 포장용기, 포장지, 인쇄물들에 사용하거나, 그와 같이 사용한 것을 제조, 판매, 양도, 보관, 수출, 수입, 유통, 전시 또는 광고하여서는 안 됩니다.
2. 피고는 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소 및 매장에 보관되어 있는 별지 제1목록 기재 표장 또는 이와 유사한 표장을 사용하거나 위 표장을 사용한 별지 제2목록 기재 각 상품 또는 이와 유사한 제품 및 그 포장, 선전광고물, 라벨, 포장용기, 포장지, 인쇄물들을 각 폐기해야 합니다.
3. 피고는 원고 A에게 2,000,000원, 원고 B에게 18,000,000원 및 각 이에 대한 2022년 6월 10일부터 2023년 6월 7일까지 연 5%의, 2023년 6월 8일부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 각 지급해야 합니다.
4. 원고들의 나머지 청구는 기각되었습니다.
5. 소송비용 중 40%는 원고들이, 나머지는 피고가 각 부담합니다.
6. 제1항 내지 3항은 가집행할 수 있습니다.

결론

법원은 피고 회사의 상표 무단 사용이 원고들의 상표권 및 전용사용권을 침해했다고 인정하여 사용 금지와 침해 물품 폐기, 그리고 원고 A에게 200만 원, 원고 B에게 1,800만 원의 손해배상을 명령했습니다. 하지만 'F' 상표가 '국내에 널리 인식된 영업표지'라고 보기 어렵다는 이유로 부정경쟁방지법상 상호 사용 금지 청구는 기각되었고, 간접강제 청구 또한 단기간 내 침해 의무 위반 개연성 부족 등을 이유로 기각되었습니다.

연관 법령 및 법리

1. 상표법 제95조(전용사용권), 제97조(통상사용권), 제107조(침해의 금지 또는 예방 등 청구), 제108조 제1항 제1호(상표권 침해), 제111조 제1항(손해배상액의 산정):
   • 상표법은 상표권자(원고 A)와 전용사용권자(원고 B)의 권리를 보호하여 상품의 출처를 명확히 하고 소비자의 혼동을 방지합니다. 전용사용권은 반드시 등록해야 제3자에게 배타적으로 대항할 수 있는 법적 효력을 가지며, 통상사용권은 계약에 따라 상표 사용을 허락받는 권리입니다. 다른 사람의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 행위는 상표권 침해에 해당하며, 침해가 인정될 경우 사용 금지, 침해 물건 폐기, 손해배상 등을 청구할 수 있습니다.
   • 이 사건에서 피고 회사는 동업 계약 무산으로 상표사용계약이 실효되었음에도 원고들의 등록상표와 유사한 'C' 표장을 만두 제품에 사용하여 상표권을 침해한 것으로 인정되었고, 이에 따라 사용 금지, 물품 폐기, 손해배상(원고 A에게 200만 원, 원고 B에게 1,800만 원)이 명령되었습니다.
2. 상표법 제90조 제1항 및 제3항(상표권 효력이 미치지 않는 경우 및 그 예외):
   • 원칙적으로 자신의 이름이나 상호 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 경우에는 타인의 등록상표권 효력이 미치지 않습니다. 하지만 등록상표권자의 신용을 부당하게 이용하려는 '부정경쟁의 목적'이 있거나, 상거래 관행을 벗어나 상표처럼 사용한 경우에는 상표권 효력이 미칠 수 있습니다.
   • 법원은 피고 회사의 'C' 표장 사용 방식(포장지 내 비중, 글자체 등이 원고 상표와 유사한 점)이 상거래 관행에 따른 상호 사용으로 보기 어렵고, 설령 그렇더라도 부정경쟁의 목적이 있다고 판단하여 피고의 상호 사용에도 원고들의 상표권 효력이 미친다고 보았습니다.
3. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조(부정경쟁행위의 정의) 및 제4조(부정경쟁행위의 금지 또는 예방 청구):
   • 이 법은 상거래에서 다른 사람의 영업 표지를 무단으로 사용하거나 오인, 혼동하게 하는 행위 등을 부정경쟁행위로 규정하고 이를 금지하거나 예방을 청구할 수 있도록 합니다. 다만, 해당 영업 표지가 '국내에 널리 인식'되어야 한다는 조건이 있습니다.
   • 이 사건에서 법원은 'F' 상표가 '국내에 널리 인식된 영업 표지'라고 보기 어렵다고 판단하여 원고들의 부정경쟁방지법에 따른 상호 사용 금지 청구를 기각했습니다.
4. 민법 제711조 제1항(조합에서의 손익 분배 비율):
   • 여러 사람이 공동의 사업을 하는 조합에서 이익과 손실을 어떻게 나눌지 미리 정하지 않았다면 각 조합원의 출자가액에 비례하여 배분하도록 정하는 규정입니다.
   • 이 사건에서는 원고 측과 피고 회사 간 동업 계약 성립 여부를 판단하는 과정에서, 원고 측의 출자가액 산정이 명확하지 않아 정산(손익 분배)에 관한 주요 합의가 이루어지지 않았다고 판단하는 근거 중 하나로 이 조항의 취지가 참조되었습니다.
5. 민사집행법 제261조(간접강제):
   • 간접강제는 법원의 명령에도 불구하고 채무자가 의무를 이행하지 않을 때 일정한 배상금 부과를 통해 심리적으로 압박하여 의무 이행을 강제하는 제도입니다. 이는 채무 불이행의 개연성이 높고 합리적인 배상액 산정이 가능할 때만 인정됩니다.
   • 이 사건에서 법원은 가처분 결정 조건 미충족, 본안 판결 확정 후 별도 신청 가능성, 형사사건 진행 등을 이유로 피고 회사가 단기간 내에 침해금지 의무를 위반할 개연성을 단정하기 어렵고 적정한 배상액 산정 근거도 부족하다고 보아 간접강제 청구를 기각했습니다.

참고 사항

1. 계약의 명확성: 동업이나 사업 제휴 시 상표 사용 승낙과 같은 중요한 계약은 동업 관계의 성립 및 종료 조건, 사용 대가, 사용 범위 등을 매우 구체적이고 명확하게 명시해야 합니다. 묵시적 전제나 불분명한 계약 내용은 추후 분쟁의 핵심 원인이 될 수 있습니다.
2. 상표권 보호의 중요성: 상표권자는 자신의 상표가 무단으로 사용되거나 유사하게 사용되는 경우 즉시 법적 조치를 취하여 상표권을 보호해야 합니다. 침해 사실을 인지했다면 즉시 내용증명 발송 등 명확한 의사 표현과 함께 침해금지 청구 및 손해배상 청구를 고려해야 합니다.
3. 전용사용권 등록의 효력: 상표권의 전용사용권은 반드시 특허청에 설정등록을 마쳐야만 제3자에게 대항할 수 있는 배타적인 권리로서의 효력을 가집니다. 등록되지 않은 전용사용권은 대외적 효력이 제한될 수 있으므로, 권리 취득 후 신속하게 등록을 완료하는 것이 중요합니다.
4. 상표의 요부 판단: 둘 이상의 문자나 도형이 결합된 상표의 경우, 일반 소비자가 상표를 보고 상품의 출처를 연상하거나 구별하게 하는 핵심적인 부분(요부)이 무엇인지 명확히 인지하고 관리해야 합니다. 요부가 유사하게 사용된다면 상표권 침해로 이어질 수 있습니다.
5. 상호 사용과 상표권 침해: 자신의 상호를 사용하는 경우라도 상거래 관행을 벗어나 등록상표와 동일·유사하게 사용하여 소비자에게 혼동을 주거나 부정경쟁의 목적으로 사용한다면 상표권 침해가 될 수 있습니다. 특히 상품 포장지 등에서 상호가 차지하는 비중, 글자체, 위치 등을 신중하게 고려해야 합니다.
6. 부정경쟁방지법상 영업표지 인식 여부 입증: 영업표지가 '국내에 널리 인식'되었는지 여부는 사용 기간, 방법, 거래 범위, 사회 통념 등 객관적인 기준에 따라 판단되므로 특정 지역에서의 인지도를 넘어 광범위한 인지도를 입증하기 어렵다면 부정경쟁행위 주장이 받아들여지지 않을 수 있습니다. 이를 위해서는 전국적인 홍보, 매출 실적 등 광범위한 증거 자료를 확보해야 합니다.