데이터팩토리 상표 침해 및 손해배상 사건

원고가 등록한 '데이터팩토리' 상표와 유사한 표장을 피고가 사용하자 원고는 상표권 침해를 주장하며 사용 금지 및 손해배상을 청구했습니다. 피고는 자신도 유사한 상표를 등록했으므로 침해가 아니라고 주장했으나, 대법원은 '선출원주의' 원칙에 따라 후출원 상표의 등록 여부와 상관없이 선출원 상표권 침해가 성립한다고 판단했습니다. 다만, 손해배상액 청구 부분에 대한 원심의 절차상 하자를 인정하여 해당 부분을 파기하고 다시 심리하도록 환송했습니다.

관련 당사자

• 원고: '데이터팩토리' 상표를 등록한 상표권자
• 주식회사 데이터팩토리 (피고): 원고 상표와 유사한 표장을 사용하고 후출원 상표를 등록한 업체

분쟁 상황

원고는 2014년 9월 5일 '' 표장에 대해 '컴퓨터 소프트웨어' 등을 지정상품 및 지정서비스업으로 하여 상표등록을 받았습니다. 이후 2015년 12월 18일 피고 회사가 설립되어 '컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업' 등을 하면서 '', '', ''와 같은 표장을 사용했습니다. 이에 원고는 2016년 6월 13일 피고의 표장 사용이 자신의 등록상표권을 침해한다고 주장하며 사용 금지 및 손해배상 소송을 제기했습니다. 소송 중이던 2016년 8월 10일 피고는 '' 표장에 대해 '이미지 및 문서 스캔용 컴퓨터 소프트웨어' 등을 지정상품 및 지정서비스업으로 하여 상표등록을 신청했고, 2017년 8월 8일 상표등록을 받았습니다. 피고는 자신의 상표가 등록된 2017년 8월 8일 이후의 사용은 정당한 권리 행사이며 상표권 침해가 아니라고 주장했습니다. 원심은 원고의 등록상표와 피고의 사용 표장이 유사하다고 보고 피고의 주장을 배척하며 침해를 인정했고, 손해배상액으로 2016년도분 1천만 원에 더해 2017년도분 1천만 원을 추가로 인정했습니다. 대법원은 상표권 침해 여부에 대한 원심의 판단은 정당하다고 보았으나, 원고가 2017년도 손해배상액을 추가로 청구하는 과정에서 청구 금액을 명확히 특정하지 않고 적법한 청구 취지 변경 절차를 거치지 않아 이에 대한 원심의 판단이 절차상 문제가 있다고 보았습니다.

핵심 쟁점

이 사건의 주요 쟁점은 후출원 등록상표(피고 상표)가 등록된 이후에 피고가 사용한 표장이 선출원 등록상표(원고 상표)권 침해를 부정할 수 있는지 여부입니다. 또한, 지식재산권 전반에서 '선출원주의' 원칙이 상표권 상호 간의 저촉 관계에도 적용되는지, 그리고 상표권 침해로 인한 손해배상액을 청구할 때 청구액 확장 절차의 적법성도 함께 쟁점이 되었습니다.

법원의 판단

대법원은 원심판결 중 금원 지급 청구에 관한 부분을 파기하고 이 부분 사건을 특허법원에 환송했습니다. 피고의 나머지 상고는 기각되었습니다. 이는 피고의 표장 사용이 원고의 상표권을 침해한다는 원심의 판단은 유지하되, 손해배상액을 확정하는 과정에서의 절차상 하자를 인정하여 이 부분만 다시 심리하도록 한 것입니다.

결론

대법원은 지식재산권 전반에 걸쳐 '선원 우위' 원칙을 강조하며, 상표권 간에도 선출원주의가 적용된다고 명확히 했습니다. 이에 따라 후출원 상표가 정당하게 등록되었더라도, 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하면 선출원 상표권에 대한 침해가 성립한다고 판시했습니다. 이 판결은 기존 대법원 판례를 변경하는 중요한 의미를 가집니다. 다만, 원고가 손해배상을 청구하며 청구액을 확장하는 과정에서 적법한 절차를 거치지 않은 점을 지적하며, 이 부분에 대한 원심의 판단에 절차적 하자가 있다고 보아 재심리를 위해 사건을 파기환송했습니다.

연관 법령 및 법리

대법원은 상표권의 효력, 선출원주의, 타인의 권리와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용을 바탕으로 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 원칙을 확인했습니다.

주요 관련 법령 및 법리는 다음과 같습니다:

1. 상표권자의 독점적 권리 (상표법 제89조)​: 상표권자는 자신의 등록상표를 지정상품에 대해 사용할 권리를 독점하며, 이는 타인의 후출원 등록상표 사용에도 우선합니다.
2. 침해금지청구권 (상표법 제107조, 제108조 제1항)​: 제3자가 등록상표와 동일 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용할 경우, 상표권자는 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있습니다.
3. 선출원주의 (상표법 제35조 제1항)​: 동일하거나 유사한 상품에 사용할 동일하거나 유사한 상표에 대해 여러 개의 출원이 있는 경우, 먼저 출원한 자만이 상표를 등록받을 수 있습니다.
4. 상표등록을 받을 수 없는 사유 (상표법 제34조 제1항 제7호)​: 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록받을 수 없습니다. 이는 출원일을 기준으로 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하는 조항이며, 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 됩니다.
5. 타인의 권리와의 관계 (상표법 제92조)​: 상표권자가 등록상표를 사용할 때, 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권, 실용신안권, 디자인권 또는 그 전에 발생한 타인의 저작권(선특허권 등)과 저촉되면, 선특허권 등의 권리자의 동의 없이는 해당 등록상표를 사용할 수 없습니다. 이 규정은 특허권 등 다른 지식재산권과의 저촉 관계를 다루지만, 대법원은 상표권 간의 저촉 관계에도 선출원주의 원칙이 동일하게 적용된다고 보아, 후출원 등록상표권자가 선출원 등록상표권자의 동의 없이 상표를 사용하면 침해가 성립한다고 해석했습니다.

대법원은 이러한 상표법의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 상표권 사이의 저촉 관계에서도 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 '선원 우위' 원칙이 적용되어야 한다고 판단했습니다. 따라서 후출원 등록상표를 보유하고 있더라도, 선출원 등록상표와 동일 유사한 상표를 사용하면 선출원 등록상표권 침해가 성립하며, 후출원 상표의 등록무효 심결 확정 여부와는 무관하다고 명시했습니다.

판례 변경: 이 판결은 '후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자의 상표 사용이 선출원 등록상표권 침해가 되지 않는다'는 취지의 기존 대법원 판결(대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결, 대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441(병합) 판결)을 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 변경한 것입니다.

보충의견을 통한 다른 지식재산권과의 비교: 대법관 보충의견에서는 특허법(제98조, 구법 제45조 제3항), 실용신안법(제25조, 제26조), 디자인보호법(제95조 제1항, 제2항) 등 다른 지식재산권 법령에서도 선출원 또는 선발생 권리가 우선하며 후출원 권리가 제한될 수 있다는 기본원리가 일관되게 적용됨을 상세히 설명했습니다. 이는 지식재산권법 전체가 시간적 순서에 따른 선원 우위 원칙을 근간으로 한다는 점을 강조하며, 이러한 법리가 법적 안정성을 가져오고 논리적으로 일관된다고 보았습니다.

참고 사항

새로운 상표나 표장을 사용하기 전에 반드시 특허청의 상표 검색 시스템을 통해 선행 등록된 상표가 있는지 확인해야 합니다. 설령 유사한 상표를 출원하여 등록받았더라도, 먼저 등록된 상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하면 상표권 침해가 될 수 있습니다. 지식재산권 분야에서는 '먼저 출원한 권리'가 '나중에 출원한 권리'보다 우선한다는 '선출원주의' 원칙이 매우 중요하게 적용됩니다. 상표권 침해 등으로 인한 손해배상을 청구할 때에는 손해 발생 기간과 청구 금액을 명확하게 특정하여 법원에 제출해야 합니다. 특히 소송 중 청구 금액을 확장하거나 변경할 때에는 반드시 적법한 절차(예: 청구 취지 확장서 제출)를 거쳐야 합니다. 이는 상표권뿐만 아니라 특허권, 실용신안권, 디자인권 등 다른 지식재산권에도 공통적으로 적용되는 중요한 원칙입니다.