주택 개조업체의 상호 사용이 상표권을 침해하는지 다툰 사건

원고 A는 등록상표 'B'의 상표권자로서 피고 주식회사 B가 자신의 영업에 'B'이라는 유사한 표장을 사용하여 상표권을 침해했다고 주장하며 사용 금지 및 3천만 원의 손해배상을 청구했습니다. 법원은 피고의 사용 표장이 원고의 등록상표와 유사하며, 상호의 보통 사용으로 보기 어렵다고 판단했으나, 피고가 원고의 상표 출원 전부터 부정경쟁의 목적 없이 해당 표장을 계속 사용하여 국내 수요자들에게 특정인의 상품으로 인식되었으므로 상표법상 선사용권이 인정된다고 보았습니다. 이에 따라 원고의 모든 청구를 기각했습니다.

관련 당사자

• 원고 A: 'B'이라는 등록상표의 상표권자
• 피고 주식회사 B: 'B'이라는 상호를 사용하여 실내 개조, 건물 개조 및 수리, 목조주택 건축업 등을 영위하는 회사

분쟁 상황

원고 A는 'B'이라는 등록상표를 보유하고 있습니다. 피고 주식회사 B는 2017년 법인설립등기 후 2018년부터 'B'이라는 상호를 사용하여 실내 개조, 건물 수리, 목조주택 건축업 등을 해왔습니다. 피고는 자신의 영업소재지 간판, 인터넷 홈페이지, 인스타그램, 선전 광고물 등에 'B'이라는 표장을 사용했는데, 이 표장은 원고의 등록상표와 글자의 형태와 서체만 다를 뿐 'B'이라는 영어 및 독일어 단어로 구성되어 외관, 호칭, 관념상 유사했습니다. 원고는 피고의 이러한 표장 사용이 자신의 상표권을 침해한다고 주장하며 피고에게 해당 표장의 사용 금지와 상표법상 법정손해배상금 3천만 원 및 지연손해금의 지급을 청구했습니다. 피고는 자신의 표장이 원고의 상표와 동일·유사하지 않고 상표권의 효력이 미치지 않으며, 설령 유사하더라도 원고의 상표 출원 전부터 국내에서 부정경쟁의 목적 없이 계속 사용해왔으므로 상표법상 선사용권이 있다고 항변했습니다.

핵심 쟁점

피고의 'B' 표장 사용이 원고의 등록상표 'B'과 동일 또는 유사하여 상표권을 침해하는지, 피고의 'B' 표장 사용이 상표법상 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 것으로서 상표권의 효력이 미치지 않는 범위에 해당하는지, 피고가 타인의 상표 등록출원 전부터 해당 상표를 국내에서 계속 사용한 '선사용권'을 가지는지 여부

법원의 판단

원고의 청구를 모두 기각한다. 소송비용은 원고가 부담한다.

결론

법원은 피고가 사용한 'B' 표장이 원고의 등록상표와 유사하다고 보았으나, 피고가 원고의 상표 출원 전인 2017년부터 주식회사 B이라는 상호로 법인설립등기를 하고 2018년부터 영업 간판, 인터넷 홈페이지, 광고물 등에 'B'이라는 표장을 사용해왔으며, 이 과정에서 약 4천만 원의 광고비를 지출하고 공식 홈페이지 외 다양한 온라인 매체를 통해 활발히 영업 활동을 하여 네이버 카페 회원 수가 6,670명에 달할 정도로 소비자 인지도를 형성한 사실이 인정되었습니다. 또한, 피고가 원고의 상표를 알고 있었다는 사실만으로는 부정경쟁의 목적이 있다고 보기 어렵고 원고와 피고의 영업 활동 지역이 인접하지 않는 등 부정경쟁의 목적이 없다고 판단했습니다. 따라서 피고는 상표법 제99조 제1항에 따른 선사용권자로서 'B' 표장을 계속 사용할 적법한 권리를 가지므로, 원고의 상표권 침해 주장은 이유 없다고 결론 내렸습니다.

연관 법령 및 법리

상표법은 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위를 상표권 침해로 규정하고 있으며(제108조 제1항), 이에 대한 금지 청구 및 손해배상 청구가 가능합니다(제111조 제1항). 그러나 상표권의 효력이 미치지 않는 예외가 있습니다. 첫째, 상표법 제90조 제1항 제1호는 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정합니다. 이때 '상거래 관행에 따라 사용하는 것'은 독특한 글씨체나 도안화 없이 일반 수요자가 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 의미합니다. 본 사례에서 피고가 '주식회사' 표시 없이 'B'을 큰 글씨, 독특한 글씨체, 집 모양 도형과 결합하여 사용한 것은 상거래 관행에 따른 사용으로 볼 수 없다고 판단되었습니다. 또한 상호의 약칭의 경우 저명한 때에만 상표권 효력이 제한될 수 있는데, 피고의 'B'이 저명하다고 인정할 증거가 없다고 보았습니다. 둘째, 상표법 제99조 제1항(선사용권)은 타인의 상표 등록출원 전에 부정경쟁의 목적 없이 국내에서 계속 사용하여, 해당 상표가 등록출원 시 국내 수요자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식된 경우에는 그 상표를 계속 사용할 권리를 부여합니다. 이는 선의의 상표 사용자를 보호하기 위한 취지입니다. 본 사례에서 법원은 피고가 원고의 상표 등록출원 전부터 'B'을 사용하며 광고 활동과 온라인 영업을 통해 상당한 소비자 인지도를 형성했고, 부정경쟁의 목적도 없다고 보아 피고에게 선사용권이 있다고 인정했습니다. '부정경쟁의 목적'이란 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻으려는 목적을 말하며, 단순히 등록 상표를 알고 있었다는 사실만으로는 부족하고, 상표 선정 동기, 상표 유사성, 영업 목적 및 지역적 인접성 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단합니다.

참고 사항

상표를 사용하기 전에 유사한 선행 상표 등록 여부를 반드시 확인하는 것이 중요합니다. 자신의 상호나 약칭이 타인의 등록상표와 유사하더라도 상거래 관행에 따라 독특한 글씨체나 도안 없이 보통으로 사용하고 부정경쟁의 목적이 없다면 상표권 효력이 미치지 않을 수 있습니다. 하지만 본 사례처럼 상호의 약칭을 특이한 글씨체나 도형과 결합하여 특별한 식별력을 갖도록 사용하거나, 그 약칭이 저명하지 않은 경우에는 상표권 침해로 판단될 수 있으니 주의해야 합니다. 타인의 상표 등록출원 전에 부정경쟁의 목적 없이 국내에서 계속하여 상표를 사용해왔고, 그 결과 해당 상표가 등록출원 시에 국내 수요자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다면, '선사용권'을 주장하여 해당 상표를 계속 사용할 권리를 가질 수 있습니다. 선사용권을 인정받기 위해서는 해당 상표의 사용 시점, 사용 형태, 광고 및 홍보 활동 내역, 소비자 인식도(예: 카페 회원 수, 게시글, 언론 노출 등) 등 객관적인 증거를 충분히 확보하고 보관하는 것이 중요합니다. '부정경쟁의 목적'은 단순히 등록 상표를 알고 있었다는 사실만으로는 인정되기 어려우며, 상표 선정 동기, 영업 활동의 지역적 인접성, 피침해 상표의 신용 상태 등 다양한 주관적·객관적 사정을 종합적으로 고려하여 판단됩니다.