비밀침해/특허
원고 A는 피고 주식회사 B가 자신의 '관통 슬리브' 등록디자인과 유사한 제품을 생산 및 판매하여 디자인권을 침해했다고 주장하며 손해배상을 청구했습니다. 피고는 침해 사실을 부인하며 디자인의 무효 사유, 선사용권, 통상실시권 등을 항변했지만, 1심 법원은 피고 제품이 원고의 디자인권을 침해했다고 판단했습니다. 1심 판결에 불복하여 원고와 피고 모두 항소했지만, 항소심 법원은 1심 판결이 정당하다고 보아 양측의 항소를 모두 기각하고, 1심 판결의 지연손해금 기산일 일부를 경정했습니다.
원고는 피고가 자신의 등록디자인과 유사한 '관통 슬리브' 제품을 생산하고 판매하여 디자인권을 침해했다고 주장하며, 1억 4,075만 1,844원의 손해배상과 지연손해금 지급을 청구했습니다. 피고는 이에 대해 여러 항변을 제시했습니다. 첫째, 피고 제품과 원고의 등록디자인 사이에 차이점이 존재하므로 유사하지 않으며 디자인권 침해가 아니라고 주장했습니다. 둘째, 피고는 2019년 1월경 기존 침해 제품을 모두 폐기하고 새로운 디자인의 제품만을 판매했으므로 더 이상 침해행위가 없다고 주장했습니다. 셋째, 피고는 원고 등록디자인이 피고 납품업체인 I가 제공한 설계도면을 바탕으로 D가 출원한 '모인출원'에 해당하여 무효라고 주장했습니다. 넷째, 피고는 I가 독자적으로 디자인을 창작하고 국내에서 사업을 했으므로, I에게 선사용권에 의한 통상실시권이 있으며, 피고는 I로부터 제품을 양도받아 판매했으므로 권리소진 법리에 따라 손해배상 의무가 없다고 주장했습니다. 다섯째, I는 D와의 2013년 12월 2일자 확약을 통해 등록디자인권 실시 제품을 생산, 판매할 수 있는 통상실시권을 취득했으며, 피고는 이를 통해 적법하게 제품을 판매했다고 주장했습니다. 여섯째, 원고가 D의 대표이사와 인척 관계이며 D의 디자인 관련 업무에 관여했으므로, I의 통상실시권을 무력화시키기 위해 디자인권을 이전받은 것이 권리남용에 해당한다고 주장했습니다.
이 사건의 주요 쟁점은 피고가 생산 및 판매한 '관통 슬리브' 제품이 원고의 등록디자인권을 침해했는지 여부입니다. 또한, 피고의 침해 주장과 관련하여 등록디자인이 모인출원에 의한 무효인지, 피고 또는 그 납품업체인 I에게 선사용권이나 확약에 의한 통상실시권이 인정되는지, 그리고 원고의 디자인권 행사가 권리남용에 해당하는지 여부가 다루어졌습니다.
항소심 법원은 원고와 피고의 항소를 모두 기각했습니다. 다만, 제1심판결 주문 제1항 및 판결 이유 제14쪽 제7줄의 각 '2020. 1. 1.부터' 부분을 '2020. 1. 31.부터'로 경정했습니다. 항소 비용은 각자 부담하도록 했습니다.
항소심 법원은 피고의 '관통 슬리브' 제품이 원고 등록디자인의 보호범위에 속하는 유사 디자인이라고 판단하여 디자인권 침해를 인정했습니다. 피고가 주장한 모인출원에 의한 무효 주장, 선사용권에 의한 통상실시권 주장, 확약에 의한 통상실시권 주장, 그리고 원고의 권리남용 주장은 모두 이유 없다고 보아 배척되었습니다. 이에 따라 1심의 손해배상액 산정이 정당하다고 보아 원고와 피고 양측의 항소를 모두 기각하는 판결을 내렸습니다.
이 사건은 주로 '디자인보호법'의 관련 조항과 법리를 바탕으로 판단되었습니다.
디자인보호법 제3조 제1항 (디자인등록을 받을 수 있는 권리): 디자인을 창작한 자 또는 그 승계인만이 디자인등록을 받을 권리를 가집니다. 피고는 원고의 등록디자인이 '모인출원'에 해당하여 무효라고 주장했습니다. 그러나 법원은 I가 D의 의뢰에 따라 설계도면을 작성하고 제공했다면, 이는 디자인 등록받을 권리를 D에 양도한 것으로 볼 수 있고, D가 이를 바탕으로 창작했다면 D가 창작자라고 판단했습니다. 디자인 등록 무효를 주장하는 자가 그 디자인 등록을 받은 사람이 창작자나 그 승계인이 아니라는 점을 증명해야 합니다.
구 디자인보호법 제68조 제1항 제2호 (등록무효사유): 디자인 등록받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 경우(즉, 모인출원인 경우) 디자인 등록은 무효가 될 수 있습니다. 이 사건에서는 피고의 모인출원 주장이 인정되지 않아 이 조항에 따른 무효로 보지 않았습니다.
디자인보호법 제100조 (선사용에 의한 통상실시권): 디자인 등록출원 시에 그 디자인의 내용을 알지 못하고 독자적으로 창작하거나 창작자로부터 알게 되어 국내에서 그 디자인 또는 유사 디자인의 실시사업을 하거나 준비하고 있는 자는 통상실시권을 가집니다. 법원은 I가 D의 의뢰로 디자인을 개발한 경우, D와 별개로 선사용에 의한 통상실시권을 갖는다고 볼 수 없다고 판단했습니다.
디자인보호법 제104조 제1항 (통상실시권의 효력): 통상실시권은 등록해야만 그 등록 후에 디자인권을 취득한 자(제3자)에게도 그 효력이 발생합니다. I가 D로부터 확약을 통해 통상실시권을 허락받았다고 하더라도, 이를 등록하지 않았다면 나중에 디자인권을 이전받은 원고에게는 그 효력을 주장할 수 없다고 판단했습니다.
민사소송법 제420조 (항소심 판결): 항소심에서 1심 판결의 이유 기재를 인용할 수 있음을 명시한 조항입니다. 본 판결에서 1심 판결의 기초사실과 손해배상 범위 판단을 인용하며 일부 내용을 추가하거나 고쳤습니다.
민사소송법 제211조 제1항 (판결 경정): 판결에 오류가 있을 때 이를 경정할 수 있는 조항입니다. 본 판결에서 1심 판결의 지연손해금 기산일 오류를 경정했습니다.
디자인권 침해 여부를 판단할 때는 물품의 동일성과 디자인의 전체적인 심미감을 결정하는 지배적인 특징의 유사성을 종합적으로 고려합니다. 사소한 차이점이 있더라도 핵심적인 특징이 유사하다면 침해가 인정될 수 있습니다. 디자인권 침해 소송에서 피고는 등록디자인 자체가 무효임을 주장하거나, 자신에게 해당 디자인을 실시할 수 있는 정당한 권리(예: 통상실시권)가 있음을 주장할 수 있습니다. '모인출원'(디자인 창작자가 아닌 자가 등록을 출원한 경우)을 이유로 디자인 등록 무효를 주장하려면, 해당 디자인 등록을 받은 사람이 창작자나 그 승계인이 아니라는 점을 명확히 증명해야 합니다. 단순히 아이디어나 설계도면을 제공받았다고 해서 등록받을 권리가 없다고 단정하기는 어렵습니다. '선사용권에 의한 통상실시권'은 디자인 등록출원 내용을 알지 못하고 독자적으로 디자인을 창작하거나 창작자로부터 알게 되어 국내에서 사업을 하거나 준비하고 있는 자에게 인정됩니다. 단순히 특정 디자인의 제작을 의뢰받아 설계도면을 제공한 경우에는 선사용권이 인정되지 않을 수 있습니다. '통상실시권'은 등록되어야만 디자인권이 다른 사람에게 이전되었을 때에도 그 효력을 주장할 수 있습니다. 등록되지 않은 통상실시권은 디자인권을 양수받은 새로운 권리자에게 대항할 수 없습니다. 디자인 침해 중단을 주장할 경우에는 제품 폐기 확인서, 새로운 디자인 제품으로의 전환을 알리는 거래처 통지, 가격 변동 사항, 거래 내역 등 구체적인 증거 자료를 확보하고 제시하는 것이 중요합니다. 단순히 말로만 중단을 주장하는 것으로는 법원에서 받아들여지기 어렵습니다. 친인척 관계가 있다고 해서 모든 사실을 알았다고 추정되거나 권리남용으로 인정되지는 않습니다. 권리남용을 주장하려면 원고가 고의로 타인의 권리를 방해할 목적이 있었음을 구체적인 증거로 입증해야 합니다.
서울중앙지방법원 2015
정양훈 변호사 외 1명 수행서울중앙지방법원 2019
최창용 변호사 수원지방법원성남지원 2020
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성동영 변호사 외 1명 수행서울중앙지방법원 2021
조훈목 변호사 외 1명 수행
