비밀침해/특허
원고 A 주식회사가 피고 B 주식회사와 체결한 특허 기술 양도 및 공동 사업 계약을 해지하고, 이전에 피고에게 양도했던 특허 지분의 말소 등록 및 피고가 개량하여 단독으로 등록한 특허의 공동 지분 이전, 그리고 미지급된 기술이전료 및 부당이득 반환을 청구한 사건입니다. 법원은 피고 B 주식회사의 채무 불이행으로 인한 계약 해지를 인정하여 원고 A 주식회사에게 이전되었던 특허 지분 일부를 말소하고 해지 시점까지의 미지급 기술이전료를 지급하라고 판결했으나, 피고 B 주식회사가 개량한 특허의 공동 지분 이전 청구와 계약 해지 이후의 부당이득 반환 청구는 기각했습니다.
A 주식회사와 B 주식회사는 2013년 1월 4일 산소수 관련 특허 기술 양도 및 공동 사업 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 A 주식회사는 자신들이 보유한 특허권의 일부 지분을 B 주식회사로 이전했고, B 주식회사는 2014년 1월부터 2017년 12월까지 A 주식회사에 기술이전료를 지급했습니다. 그러나 B 주식회사가 A 주식회사의 특허 기술을 개량하여 새로운 특허를 단독 명의로 등록하고, 계약상 공동 명의 등록 의무, 매출 관련 자료 제공 의무, 매출 이익금 지급 의무 등을 이행하지 않자, A 주식회사는 2018년 1월 11일 내용증명을 통해 시정을 요구했습니다. B 주식회사가 이를 이행하지 않자 A 주식회사는 2018년 3월 2일 소장 부본 송달로 계약 해지를 통보하고, 이전에 이전된 특허 지분의 말소, B 주식회사가 개량한 특허의 공동 지분 이전, 그리고 미지급 기술이전료 및 부당이득 반환을 청구하기에 이르렀습니다.
이 사건의 주요 쟁점은 다음과 같습니다. 피고 B 주식회사가 원고 A 주식회사의 기존 특허를 개량하여 등록한 신규 특허에 대한 공동 명의 등록 의무가 있는지 여부, 피고 B 주식회사의 채무 불이행(공동 명의 등록 의무, 자료 제공 의무 등)으로 인해 계약 해지 사유가 발생하는지 여부, 계약 해지 조항 중 '상호 합의' 문구의 해석, 계약 해지 시 원고 A 주식회사에게 이전되었던 특허 지분의 반환(말소) 및 피고 B 주식회사가 개량한 특허 지분의 이전 의무, 그리고 미지급된 기술이전료 및 계약 해지 이후의 부당이득 반환 청구가 정당한지 여부였습니다.
법원은 피고 B 주식회사의 특허권 지분 이전등록 의무 불이행을 인정하여, 2018년 3월 2일 원고 A 주식회사와 피고 B 주식회사 간의 특허기술양도계약 및 산소수 특허권 및 공동사업에 관한 계약이 해지되었음을 판결했습니다. 이에 따라 피고 B 주식회사는 원고 A 주식회사에게 별지 1 목록에 기재된 특허권의 일부 이전등록에 대하여 해지를 원인으로 한 말소등록절차를 이행해야 하며, 계약 해지 전까지 미지급된 기술이전료 총 6,193,548원(2018년 1월분 3,000,000원, 2월분 3,000,000원, 3월분 193,548원)을 지급해야 합니다. 그러나 피고 B 주식회사가 개량하여 단독으로 등록한 별지 2 목록 특허권에 대한 1/2 지분 이전 등록 청구는 계속적 계약 해지의 장래효 원칙에 따라 기각되었고, 계약 해지 이후의 부당이득 반환 청구(변론종결 시까지) 역시 실질적인 이득이 인정되지 않아 기각되었습니다. 또한, 변론종결 이후의 부당이득 반환 청구는 장래이행의 소 요건을 갖추지 못하여 부적법하다고 보아 각하되었습니다. 소송비용은 원고가 60%, 피고가 40%를 각각 부담하도록 했습니다.
법원은 피고 B 주식회사가 계약상 의무를 이행하지 않아 계약이 적법하게 해지되었음을 인정하고, 원고 A 주식회사에게 기존 특허 지분을 반환(말소)하고 해지 시점까지의 미지급 기술이전료를 지급하도록 명령했습니다. 다만, 피고 B 주식회사가 독자적으로 개량한 특허 지분을 이전받거나 해지 이후의 부당이득을 청구하는 원고 A 주식회사의 주장은 받아들여지지 않았습니다.
이 사건과 관련된 주요 법률과 법리는 다음과 같습니다.
유사한 문제 상황에 참고할 내용들은 다음과 같습니다.
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