비밀침해/특허
이 사건은 회생회사 주식회사 서원팰러스(원고)가 자신들의 특허인 '조리용기용 착탈식 손잡이'를 피고가 제조하는 제품이 침해했다고 주장하며 특허권 침해 금지 및 손해배상을 청구한 사건입니다. 1심 법원은 피고 제품 중 일부에 대해 침해를 인정하여 2천만 원의 손해배상을 명했고, 원고가 항소하자 2심 특허법원은 추가적인 피고 제품도 특허 침해라고 판단하여 총 1억 3천 5백여만 원의 손해배상을 인정했습니다. 그러나 대법원은 2심 법원이 특허 침해 판단의 주요 기준인 '균등론' 법리를 오해했다고 보았습니다. 대법원은 피고 제품의 일부 구성 요소가 원고 특허의 구성 요소와 기능 및 역할 면에서 실질적으로 다르다고 판단하여 균등 침해를 부정했습니다. 이에 따라 대법원은 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보내 다시 심리하도록 결정했습니다.
주식회사 서원팰러스는 자신들이 보유한 '조리용기용 착탈식 손잡이' 특허권을 피고가 제조, 판매하는 유사 제품이 침해했다고 주장하며 법원에 특허권 침해 금지 및 손해배상을 청구했습니다. 피고는 자신들의 제품이 원고의 특허와는 기술적으로 다르며 특허 침해가 아니라고 주장하며 다투었습니다. 이 사건의 핵심적인 분쟁 상황은 피고 제품의 일부 구성이 원고 특허와 직접적으로 같지는 않지만, 기능적으로 유사하여 '균등 침해'로 볼 수 있는지 여부였습니다.
특허발명 침해 여부를 판단하는 기준, 특히 '균등론'의 적용 요건과 범위입니다. 침해 주장 제품이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 직접적으로 일치하지 않더라도, 과제 해결 원리가 동일하고 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각할 수 있는 정도라면 특허 침해로 볼 수 있는지 여부가 핵심 쟁점입니다. 특히, 균등 침해 판단 시 특허발명의 '기술 사상의 핵심'이 이미 공지된 기술인 경우 '작용 효과의 실질적 동일성'을 어떻게 판단해야 하는지가 중요하게 다루어졌습니다.
대법원은 원심판결 중 피고에게 불리한 부분을 파기하고, 이 사건을 다시 심리하고 판단하도록 특허법원에 돌려보냈습니다(환송). 이는 제2 피고 실시제품이 원고의 특허를 침해하지 않는다고 판단한 것입니다. 또한, 손해배상액 산정에 있어 각 피고 실시제품별로 손해액을 명확히 특정해야 할 필요가 있음을 지적했습니다.
대법원은 원심이 '균등 침해' 성립에 관한 법리를 오해했다고 결론 내렸습니다. 특히, 특허발명의 '기술 사상의 핵심'이 출원 당시 이미 공지된 기술이었다면, 그 기술 사상의 핵심이 침해 제품에 구현되어 있다고 해서 무조건 작용 효과가 실질적으로 동일하다고 볼 수 없으며, 균등 여부는 각 구성 요소의 개별적 기능이나 역할을 비교하여 판단해야 한다고 명확히 했습니다. 대법원은 피고 제품의 특정 구성 요소(예: 걸림편의 구성과 작용 방식, 탄성력 발생 방식)가 원고 특허의 해당 구성 요소(핀 부재, 제2 탄성 스프링)와 작용 효과에 차이가 있고, 쉽게 변경할 수 있는 정도가 아니라고 보아 균등 침해를 인정하지 않았습니다. 이에 따라 제2 피고 실시제품은 원고의 특허를 침해하지 않는다고 판결하고, 손해배상액 재산정을 위해 사건을 특허법원으로 돌려보냈습니다.
특허권 침해 여부를 판단할 때는 특허발명의 청구범위에 기재된 모든 구성요소와 그 유기적인 결합 관계가 침해 주장 제품에 그대로 포함되어 있는지 확인해야 합니다. 만약 일부 변경된 부분이 있더라도, 특허발명과 과제 해결 원리가 동일하고, 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내며, 그 변경이 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 특허권을 침해한 것으로 보는 것이 '균등론'입니다.
여기서 '과제 해결 원리가 동일한지'는 청구범위의 형식적 구성뿐만 아니라, 명세서에 기재된 발명의 설명과 출원 당시의 공지 기술 등을 참작하여 선행기술과 대비해 볼 때 특허발명에 특유한 해결 수단이 기초하는 기술 사상의 핵심이 무엇인지 실질적으로 탐구하여 판단해야 합니다.
'작용 효과가 실질적으로 동일한지'는 특허발명이 선행기술에서 해결하지 못했던 기술 과제를 침해 주장 제품도 해결하는지를 중심으로 판단합니다. 원칙적으로 특허발명의 핵심 기술 사상이 침해 제품에 구현되어 있다면 작용 효과가 동일하다고 볼 수 있습니다. 그러나 만약 특허발명의 '기술 사상의 핵심'이 특허 출원 당시 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것이라면, 이러한 기술 사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없으므로, 작용 효과의 실질적 동일성 여부는 문제 되는 구성 요소의 개별적인 기능이나 역할을 비교하여 판단해야 합니다.
관련 법령:
특허 침해 여부를 판단할 때는 단순히 제품의 외형이나 일부 구성의 유사성만 볼 것이 아니라, 특허 발명의 '핵심 기술 사상'과 침해 주장 제품이 그 사상을 어떻게 구현하고 있는지 면밀히 살펴야 합니다. 특히, 특허 발명과 침해 주장 제품 사이에 일부 변경된 부분이 있다면 '균등론'에 따라 침해 여부가 결정될 수 있습니다. 이때, 변경된 부분이 해당 기술 분야에서 통상적인 지식을 가진 사람이 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지, 기술적 과제를 해결하는 원리가 동일한지, 그리고 실질적으로 같은 작용 효과를 내는지 등을 종합적으로 고려해야 합니다. 만약 특허 발명의 '기술 사상의 핵심'이 이미 특허 출원 당시 대중에 알려진(공지된) 기술이었다면, 이 기술 사상의 핵심이 침해 주장 제품에 구현되어 있다고 해서 곧바로 '작용 효과가 실질적으로 동일하다'고 판단할 수는 없습니다. 이러한 상황에서는 침해 주장 제품의 개별 구성 요소들이 특허 발명의 해당 구성 요소들과 비교하여 기능이나 역할이 실질적으로 같은지 개별적으로 판단하는 것이 중요합니다. 특허권자는 자신의 특허발명이 어떤 선행기술과 차별화되는지, 그리고 그 차별화된 부분이 특허발명의 핵심 기술사상인지를 명세서에 구체적으로 기재하여 균등론 판단에 유리한 근거를 마련해야 합니다. 또한, 손해배상을 청구할 때는 각 침해 제품별로 정확한 손해액을 특정하여 청구하는 것이 법원에서 손해배상액을 산정하는 데 필수적인 요소가 됩니다.
서울중앙지방법원 2018
특허법원 2019
서울중앙지방법원 2018
서울중앙지방법원 2020