네일 스티커 제조방법 특허 진보성 부족으로 무효 확인 판결

주식회사 A는 D가 보유한 '네일 스티커 제조방법' 특허에 대해 등록무효 심판을 청구했으나 특허심판원은 기존 확정 심결에 따른 일사부재리 원칙을 적용하고 진보성을 인정하여 청구를 각하했습니다. 주식회사 A는 이에 불복하여 특허법원에 심결취소 소송을 제기했으며, 특허법원은 원고가 제시한 새로운 무효 사유와 유력한 증거들로 인해 일사부재리 원칙이 적용되지 않는다고 판단했습니다. 또한, 이 사건 특허발명이 선행발명들과 비교했을 때, 해당 기술 분야의 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 진보성이 부정된다고 보아 특허심판원의 심결을 취소하고 특허 등록무효를 결정했습니다.

관련 당사자

• 주식회사 A: 네일 스티커 제조방법 특허에 대한 등록무효를 주장한 회사(원고)
• D: 네일 스티커 제조방법 특허권자(피고)

분쟁 상황

피고 D는 2017년 4월 13일 '네일 스티커 제조방법' 특허(등록번호 제1728432호)를 등록했습니다. 이 특허의 핵심은 베이스 필름에 잉크(펄 또는 글리터 포함)를 도포하고 UV 코팅액을 바른 뒤 페트 필름을 합포하고 압착롤러로 압착가공하여 UV 건조 및 타발가공하는 일련의 네일 스티커 제조 공정입니다. 2018년, 제3자 I이 이 특허의 진보성 결여를 이유로 등록무효 심판을 청구했으나 특허심판원에서 특허의 진보성을 인정하여 기각되었고 이 심결은 특허법원에서 최종 확정되었습니다. 이후 원고 주식회사 A는 2019년 8월 23일, 새로운 선행발명 1, 2, 3을 제시하며 이 사건 특허발명이 진보성이 없고 명세서 기재불비 사유가 있다고 주장하며 등록무효 심판을 다시 청구했습니다. 특허심판원은 이 심판청구가 기존 확정 심결과 '동일 사실 및 동일 증거'에 의한 것이라며 일사부재리 원칙에 위배된다는 이유로 각하했습니다. 이에 주식회사 A는 특허심판원의 심결에 불복하여 특허법원에 심결취소 소송을 제기했습니다. 특허법원은 원고가 새로운 무효 사유(명세서 기재불비)를 추가했고, 기존 무효 사유(진보성 결여)에 대해 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 '유력한 새로운 증거'(선행발명 1, 2)를 제출했으므로 일사부재리 원칙에 위배되지 않는다고 판단했습니다. 법원은 이 사건 특허발명의 핵심 구성 중 하나인 '압착롤러(50)로 압착가공'하는 단계와 선행발명 1의 '가압(加壓)'하는 구성이 본질적으로 동일하며, 압착롤러는 이 사건 특허발명의 출원 이전에 해당 기술 분야에서 널리 알려진 일반적인 기술이라고 보았습니다. 또한, '네일 스티커를 일정 크기로 타발가공하는 단계'는 선행발명 2 및 해당 기술 분야의 통상적인 지식으로 쉽게 도출할 수 있는 부분으로 보았습니다. 따라서 법원은 이 사건 특허발명이 선행발명 1과 선행발명 2의 결합에 의해 해당 기술 분야의 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 진보성이 부정된다고 결론 내렸습니다.

핵심 쟁점

1. 기존 확정 심결에도 불구하고 새로운 무효 사유 및 증거 제시가 일사부재리 원칙에 위배되지 않는지 여부
2. D의 '네일 스티커 제조방법' 특허(이 사건 제2항 발명)가 선행발명들에 의해 진보성이 부정되는지 여부
3. 이 사건 특허발명의 명세서 기재가 특허법에 위배되는 기재불비 사유가 있는지 여부

법원의 판단

특허심판원이 '네일 스티커 제조방법' 특허(등록번호 제1728432호)에 대해 내린 등록무효 심판 각하 심결을 취소한다. 피고는 소송비용을 부담해야 한다.

결론

이 사건 특허발명인 '네일 스티커 제조방법' 특허(등록번호 제1728432호)는 새로운 무효 사유 및 유력한 증거들이 제시되어 일사부재리 원칙에 위배되지 않으며, 선행발명 1, 2와의 대비 결과 해당 기술 분야의 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것으로 판단되어 진보성이 부정되므로, 등록무효가 최종적으로 결정되었습니다. 이는 주식회사 A의 주장을 받아들여 특허권자인 D의 특허가 무효로 확정됨을 의미합니다.

연관 법령 및 법리

1. 특허법 제163조 (일사부재리)​:
   • 법리: 심결이 확정되었을 때에는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없습니다. 이는 모순되는 심결 발생을 방지하려는 취지입니다.
   • 사례 적용: 이 사건에서 특허심판원은 이 원칙에 따라 원고의 심판청구를 각하했습니다. 그러나 법원은 대법원 판례(2013후37 전원합의체 판결)의 법리를 인용하여, 새로운 무효 사유(기재불비)가 추가되었거나, 기존 무효 사유(진보성 결여)에 대해 이전 심결을 번복할 만한 '유력한 새로운 증거'(선행발명 1, 2)가 제출된 경우에는 일사부재리 원칙에 위배되지 않는다고 판단했습니다. 즉, '동일 사실' 및 '동일 증거'의 범위를 엄격하게 해석하여 새로운 요소가 있으면 원칙이 적용되지 않는다고 본 것입니다.
2. 특허법 제29조 제2항 (진보성)​:
   • 법리: 특허 출원 전 공지되거나 공연히 실시된 발명 또는 이들로부터 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(통상의 기술자)이 용이하게 발명할 수 있는 것은 특허를 받을 수 없습니다.
   • 사례 적용: 이 사건의 핵심 쟁점으로, 법원은 이 사건 특허발명 청구항 2의 여러 구성 요소들을 선행발명 1, 2와 대비했습니다.
     • 특히 '압착롤러로 압착가공'하는 구성(차이점 1)은 선행발명 1의 '가압'과 본질이 동일하고, 압착롤러 자체가 당시 주지 관용 기술이므로 통상의 기술자가 쉽게 선택할 수 있는 수단으로 보았습니다.
     • '타발가공' 단계(차이점 2) 역시 선행발명 2나 기술 상식으로 쉽게 극복될 수 있다고 보았습니다.
     • 따라서 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1과 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 진보성이 부정된다고 판단했습니다.
3. 특허법 제42조 제3항 제1호 및 제4항 제2호 (명세서 기재 요건)​:
   • 법리: 특허 명세서는 발명의 상세한 설명이 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 하며(제3항 제1호), 청구항은 발명의 구성을 명확히 하고 상세한 설명에 의해 뒷받침되어야 합니다(제4항 제2호).
   • 사례 적용: 원고는 이 사건 특허발명의 발명의 설명 및 청구항 기재가 불명확하여 위 조항에 위배된다는 '기재불비' 주장을 새로운 무효 사유로 제기했습니다.
     • 법원은 이 '기재불비' 주장이 새로운 무효 사유에 해당하므로 일사부재리 원칙에 위배되지 않는다는 판단의 근거 중 하나로 삼았습니다. (다만, 법원 자체는 기재불비 여부에 대한 최종 판단까지 나아가기 전에 진보성 부족을 이유로 심결 취소를 결정했습니다.)

참고 사항

1. 새로운 증거의 중요성: 특허 무효 심판에서 이미 확정된 심결이 있는 경우에도, 기존 심결을 번복할 만큼 '유력한 새로운 증거'를 제시하면 다시 심판을 청구할 수 있습니다.
2. 무효 사유의 추가: 이전 심판에서 다루지 않았던 새로운 무효 사유(예: 명세서 기재불비, 신규성 결여 등)를 추가하여 심판을 청구하는 경우에도 일사부재리 원칙에 위배되지 않습니다.
3. 진보성 판단의 기준: 발명의 진보성은 해당 기술 분야의 '통상의 기술자'가 선행발명들을 결합하거나 주지 관용 기술을 적용하여 해당 발명을 쉽게 생각해낼 수 있는지 여부로 판단합니다.
4. 주지 관용 기술의 적용: 특정 공정이나 수단이 해당 기술 분야 또는 관련 분야에서 널리 알려져 사용되는 '주지 관용 기술'이라면, 이를 발명에 적용했다고 해서 특별한 진보성을 인정받기 어렵습니다.
5. 발명의 효과 입증: 특허 발명이 선행 발명과 구성상 차이가 있더라도, 그 차이로 인해 현저하거나 이질적인 작용 효과가 발생한다는 것을 입증하지 못하면 진보성이 부정될 수 있습니다.
6. 기술 분야의 광범위한 해석: 특허 발명과 선행 발명의 기술 분야가 겉보기에는 달라 보여도, 그 목적이나 기술적 과제가 실질적으로 동일하거나 밀접한 관련이 있다면 진보성 판단 시 함께 고려될 수 있습니다.