비밀침해/특허
원고 A는 휴대폰 플립커버 케이스 관련 특허권을 보유하고 있었고 피고 B 주식회사는 'Y' 브랜드 휴대폰 플립커버 케이스를 생산 판매했습니다. 양측은 피고 제품의 특허 침해 여부를 두고 분쟁이 발생하여 2013년과 2015년에 두 차례 합의서를 작성했으며 특히 제2차 합의서에는 모든 분쟁을 종결하고 민사소송을 제기하지 않기로 하는 '부제소합의'가 포함되어 있었습니다. 이후 원고는 피고가 베트남과 중국에서 원고의 외국 특허권을 침해하는 플립커버 케이스를 생산 판매하고 있다며 10억 원의 손해배상을 청구하는 소송을 제기했습니다. 피고는 제2차 합의서의 부제소합의 위반 및 국제재판관할 위반을 주장했습니다. 법원은 제2차 합의서의 부제소합의 효력이 국내외 모든 특허 관련 분쟁에 미친다고 보아 원고의 소를 각하했습니다.
원고 A는 'D'와 'K'에 관한 발명을 특허출원하여 국내 및 베트남 중국에서 특허권을 등록했습니다. 피고 B 주식회사는 'Y' 브랜드 휴대폰의 플립커버 케이스를 베트남 등지에서 생산하여 국내외에서 판매하고 있었는데 원고는 피고 플립커버 케이스의 사출 방식이 자신의 특허권을 침해한다고 주장했습니다. 이 분쟁 해결을 위해 원고와 피고는 2013년 12월 20일 제1차 합의서 그리고 2015년 3월 5일 제2차 합의서를 작성했습니다. 제1차 합의서에서는 피고가 원고에게 10억 원을 지급하고 원고는 특허 침해 주장을 하지 않으며 모든 분쟁을 종료하기로 했습니다. 제2차 합의서에서는 제1차 합의서의 일부 효력을 유지하며 피고가 원고에게 29억 원을 추가 지급하고 피고가 제조 또는 판매하는 휴대폰 플립커버 심재에 적용되는 방식이 원고가 보유한 '기술' 또는 '특허권'에 저촉되는지 여부 및 한국공정거래조정원에 접수된 분쟁조정 신청사건(AA AB) 등의 분쟁을 최종적으로 종결하고 향후 분쟁을 야기하는 민사소송을 제기하지 않기로 합의했습니다. 특히 제2차 합의서 작성 전인 2015년 2월 10일 피고는 합의서 초안을 보내면서 '상호간 관계가 종국적으로 종료하고 분쟁이 재발되지 않도록 하는 데 중점을 두었다'고 밝혔고 원고는 이에 '분쟁의 재발을 방지해야 한다는 명제에 동의한다'고 답장했습니다. 또한 원고는 한국공정거래조정원 분쟁조정 신청 시 '피고가 베트남에서 원고의 특허기술을 침해하여 제품을 판매하고 있다'는 내용을 포함시켜 해외에서의 침해 문제도 제기했습니다. 하지만 이후 원고는 피고가 베트남과 중국에서 이 사건 외국 특허권을 침해하는 제품을 계속 생산 판매하고 있다며 10억 원의 손해배상을 청구하는 소송을 제기하기에 이르렀습니다.
원고와 피고가 맺은 '부제소합의'의 효력이 피고의 해외(베트남 중국) 생산 판매 행위로 인한 원고의 외국 특허권 침해 분쟁에도 미치는지 여부가 핵심 쟁점이었습니다. 또한 대한민국 법원이 이 사건 외국 특허권 침해 소송에 대한 국제재판관할권을 가지는지 여부도 쟁점이 될 수 있었으나 법원은 부제소합의 문제를 우선적으로 판단했습니다.
법원은 원고가 제기한 이 사건 소송을 각하했으며 소송비용은 원고가 부담하도록 판결했습니다.
법원은 원고와 피고가 2015년 3월 5일 작성한 제2차 합의서에 포함된 '부제소합의'가 피고의 휴대폰 플립커버 케이스 생산 판매와 관련된 국내외 모든 분쟁을 종식하기 위한 화해 계약에 해당한다고 판단했습니다. 법원은 합의서의 문언 즉 '기술' 또는 '특허권'이라는 광범위한 표현과 '분쟁의 최종 종결'이라는 내용을 중요하게 보았습니다. 또한 합의가 이루어진 동기와 경위 즉 원고가 합의서 작성 전부터 피고의 해외 생산을 문제 삼았고 한국공정거래조정원 분쟁 조정 신청에도 피고의 베트남 내 특허 침해 주장이 포함되어 있었던 점을 고려했습니다. 나아가 합의서 작성 전 피고가 원고에게 '상호간 관계가 종국적으로 종료하고 분쟁이 재발되지 않도록 중점을 두었다'는 취지의 이메일을 보냈고 원고가 이에 동의한 점도 판단의 근거가 되었습니다. 법원은 제2차 합의서 작성 당시 외국 특허권이 등록되지 않았더라도 그리고 국내 특허권 등록번호가 명시되었더라도 이는 통상실시권 설정에 관한 조항으로 보아 전체 분쟁 종결 의사를 배제하지 않는다고 해석했습니다. 결과적으로 제2차 합의서의 부제소합의 효력이 피고의 베트남 및 중국에서의 플립커버 케이스 생산 판매 행위가 원고의 외국 특허권을 침해하는지 여부에 관한 분쟁에도 미친다고 보았습니다. 따라서 이 합의에 위배하여 제기된 원고의 소송은 '권리보호의 이익'이 없어 부적법하다고 판단하여 소송을 각하했습니다.
부제소합의의 효력: 특정한 권리나 법률관계에 관하여 분쟁이 있더라도 소송을 제기하지 않기로 합의한 경우 이 합의에 위배하여 제기된 소송은 '권리보호의 이익'이 없어 부적법하게 됩니다. 이는 법원이 소송의 실체적 내용을 판단하기 전에 소송 제기 자체가 적법한 요건을 갖추었는지 확인하는 절차상의 문제입니다.(대법원 2017. 6. 29. 선고 2017다8388 판결 참조) 처분문서의 해석 원칙: 당사자 간의 합의 내용을 담은 문서인 처분문서는 그 성립의 진정함이 인정되는 이상 법원은 특별한 반증이 없는 한 문서에 기재된 문언 그대로의 의사표시 존재 및 내용을 인정해야 합니다. 합의서의 문언이 모호하여 당사자의 의사 해석에 이견이 있을 때는 문언의 내용 합의가 이루어진 동기와 경위 합의로 달성하려는 목적 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고려하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석해야 합니다. 이때 당사자의 내심의 의사보다는 외부로 표시된 행위에 의하여 추단되는 의사를 기준으로 해석하는 것이 상당합니다.(대법원 2002. 6. 28. 선고 2002다23482 판결 등 참조) 특허권의 속지주의: 특허권은 특허가 등록된 국가에서만 효력을 가지는 '속지주의' 원칙이 적용됩니다. 이 원칙은 피고가 주장한 국제재판관할 문제와 관련될 수 있으나 본 사건에서는 부제소합의가 먼저 인정되어 이에 대한 구체적인 심리는 이루어지지 않았습니다. 국제사법 제12조 제1항 (국제재판관할권 불행사): 대한민국 법원이 국제재판관할권을 가지더라도 분쟁이 된 사안이 대한민국과 실질적 관련이 없고 외국 법원이 분쟁을 해결하기에 훨씬 적절하다고 인정되는 경우에는 법원이 국제재판관할권을 행사하지 않을 수 있다는 규정입니다. 이 조항 역시 피고가 주장했으나 본 사건에서는 부제소합의로 인해 판단되지 않았습니다.
분쟁 해결을 위해 합의서를 작성할 때는 합의의 적용 범위 즉 국내 해외 특정 특허 관련 기술 전반 등을 명확하게 명시하는 것이 중요합니다. 특히 미래에 발생할 수 있는 분쟁이나 아직 등록되지 않은 권리 예를 들어 국제 특허 출원 상태의 권리에 대한 효력 여부를 분명히 해두어야 합니다. '모든 분쟁의 종결' 또는 '민사소송을 제기하지 않기로 한다'와 같은 포괄적인 문구는 예상보다 넓은 범위에 적용될 수 있으므로 합의서에 이러한 문구를 포함할 때는 그 의미를 신중하게 검토하고 필요하면 구체적인 예외 조항을 두는 것을 고려해야 합니다. 합의서 작성 전 주고받은 이메일이나 회의록 등 협상 과정의 기록은 합의서 문구 해석에 중요한 증거가 될 수 있으므로 관련 자료를 잘 보관해야 합니다. 특허권과 같은 지식재산권은 특허가 등록된 국가에서만 효력을 가지는 '속지주의' 원칙이 적용됩니다. 따라서 해외에서의 권리 보호에 대한 합의 시 각 나라별 법률과 보호 범위 차이를 고려해야 합니다. 이미 분쟁조정기관 등에 접수된 사건의 내용도 합의서의 해석에 영향을 미칠 수 있으니 합의서에 명시된 분쟁 종결 범위에 이러한 사건의 내용이 포함되는지 반드시 확인해야 합니다.
