덕산 막걸리 상표 사용 및 이전 계약 분쟁 사건

원고 A는 자신이 등록한 '덕산' 상표를 피고 B 주식회사가 주류 제품에 사용하여 상표권을 침해했다고 주장하며 사용 금지, 손해배상금 62,000,000원 및 매월 1,000,000원, 부당이득 반환을 청구했습니다. 이에 대해 피고 B 주식회사는 '덕산'이 상품의 산지를 나타내는 보통의 표시로 상표권 효력이 미치지 않는다고 반박하며, 더 나아가 원고 A가 자신에게 '덕산' 상표권을 양도하기로 약정했으므로 상표권 이전 등록 절차를 이행하라는 반소를 제기했습니다. 법원은 피고 B의 '덕산' 사용은 상표권 침해가 아니라고 판단하여 원고 A의 본소 청구를 기각했고, 상표권 양도 약정이 있었다는 증거가 불충분하다고 보아 피고 B의 반소 청구 또한 기각했습니다.

관련 당사자

• 원고 A: '덕산' 상표권의 등록 명의자로서 피고 B 주식회사가 자신의 상표권을 침해했다고 주장하며 소송을 제기한 사람입니다.
• 피고 B 주식회사: '덕산'이라는 명칭을 사용한 주류(약주 등)를 제조 및 판매하는 법인입니다. 원고 A의 상표권 침해 주장을 부인하며, 오히려 원고 A가 자신에게 상표권을 양도하기로 약정했다고 주장하며 반소를 제기했습니다.

분쟁 상황

원고 A는 2015년 3월 4일 '덕산' 상표를 출원하여 2019년 1월 21일 등록상표 제40-1438825호를 취득했습니다. 이 상표는 막걸리, 약주 등 주류에 사용하도록 지정되어 있습니다. 한편, 피고 B 주식회사는 2015년 8월경부터 충북 진천군 덕산읍에 위치한 회사에서 '덕산약주 골드' 등의 제품을 제조 및 판매하면서 '덕산'이라는 명칭을 제품에 사용했습니다. 원고 A는 피고 B 주식회사가 자신의 등록상표를 침해했다고 주장하며 2019년 4월 1일부터 상표 사용 금지 및 손해배상금 62,000,000원과 침해 종료일까지 매월 1,000,000원의 손해배상금, 부당이득 반환을 요구하며 소송을 제기했습니다. 피고 B 주식회사는 '덕산'이 제품이 생산되는 지역의 지리적 명칭을 나타내는 것으로 상표법상 상표권 효력이 미치지 않는 범위에 해당한다고 주장하며 상표권 침해가 아니라고 반박했습니다. 동시에 피고 B 주식회사는 원고 A가 2015년 3월 4일, 5월 21일, 7월 14일 세 차례에 걸쳐 '덕산' 상표권을 자신에게 양도하기로 약정했음에도 이행하지 않았다고 주장하며 상표권 이전 등록 절차 이행을 요구하는 반소를 제기했습니다. 이 분쟁은 원고 A의 부친이 3대째 '덕산'이라는 이름으로 주류를 제조해 온 역사와, 원고 A, 그의 모친 E, 피고 B 주식회사의 대표이사 C 등 관련 당사자들이 새로운 법인 설립 및 주류 사업 운영을 추진하는 과정에서 발생했습니다. 당시 H 주식회사 설립, 이후 피고 B 주식회사 설립, 공장 부지 계약 해지, B장 활용 등 복잡한 배경이 있었습니다.

핵심 쟁점

피고 B 주식회사의 '덕산' 상표 사용이 원고 A의 등록상표권을 침해하는지 여부 (특히 '덕산'이 상표법상 '상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당하는지 여부가 쟁점이었습니다). 또한 원고 A가 피고 B 주식회사에게 '덕산' 등록상표권을 양도하기로 약정했는지 여부가 주요 쟁점이었습니다.

법원의 판단

이 법원에서 교환적으로 변경된 원고 A의 본소 청구를 기각한다. 피고 B 주식회사의 항소와 이 법원에서 추가한 반소 청구를 모두 기각한다. 항소 제기 이후의 소송비용은 각자 부담한다.

결론

법원은 피고 B 주식회사가 사용한 '덕산'이라는 표장이 충북 진천군 덕산읍이라는 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당하여 상표법 제90조 제1항 제2호에 따라 원고 A의 등록상표권 효력이 미치지 않는다고 판단했습니다. 따라서 피고 B 주식회사의 행위가 상표권을 침해하는 것임을 전제로 한 원고 A의 상표권 침해 금지, 손해배상, 부당이득 반환 청구는 모두 이유가 없다고 보아 기각했습니다. 또한, 원고 A와 피고 B 주식회사 사이에 '덕산' 등록상표권 양도 약정이 있었다는 점을 뒷받침할 만한 직접적인 증거가 없으므로, 피고 B 주식회사의 반소 청구 역시 이유 없다고 보아 기각했습니다.

연관 법령 및 법리

1. 상표법 제90조 제1항 제2호 (등록상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)​: 이 조항은 '등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있습니다. 여기서 '산지'는 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하며 반드시 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 의미하는 것은 아닙니다. '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'는 상표의 외관이나 사용 방법 등이 통례에 비추어 산지 표시로서 사용되는 것을 의미합니다. 이 판결에서 법원은 피고 B 주식회사가 제품에 사용한 '덕산'이 충북 진천군 덕산읍이라는 상품 생산지의 지리적 명칭을 보통의 방법으로 표시한 상표에 해당한다고 보았습니다. 따라서 피고 B 주식회사의 '덕산' 사용은 원고 A의 등록상표권 효력이 미치지 않는 범위에 속하므로 상표권 침해가 아니라고 판단했습니다. 2. 계약의 성립 및 증명의 원칙: 계약은 당사자 간의 합의로 성립하며, 특히 중요한 계약의 경우 그 존재 여부는 명확한 증거로 입증되어야 합니다. 법률적으로 중요한 효력을 가지는 처분문서(계약서 등)는 그 계약의 존재를 입증하는 강력한 증거가 됩니다. 이 판결에서 피고 B 주식회사는 원고 A가 '덕산' 상표권의 양도를 약정했다고 주장했으나, 법원은 이를 뒷받침할 만한 직접적인 처분문서나 다른 객관적인 증거가 없다고 보았습니다. 당사자들이 다른 중요한 계약에 대해서는 처분문서를 작성했던 전례가 있다는 점을 고려할 때, '덕산' 상표권 양도에 대한 서면 합의가 없다는 사실은 양도 약정이 없었음을 추정하는 근거가 되어 피고 B 주식회사의 상표권 이전 청구가 기각되었습니다.

참고 사항

1. 상품의 산지 등 지리적 명칭을 상표로 사용할 때는 해당 명칭이 일반적인 산지 표시로 인식될 수 있는지 주의 깊게 확인해야 합니다. 상표법상 '산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에는 등록상표권의 효력이 미치지 않을 수 있습니다. 2. 상표권 양도와 같이 중요한 약정은 반드시 구체적인 내용을 포함한 계약서 등 서면으로 작성해야 합니다. 구두 약정이나 간접적인 정황만으로는 약정의 존재를 입증하기 매우 어렵습니다. 다른 중요한 계약에 대해서는 처분문서를 작성했던 사례가 있다면, 특정 계약에 대한 처분문서가 없는 것은 그 계약이 존재하지 않았음을 추단하는 근거가 될 수 있습니다. 3. 상표권 이전이나 침해와 관련된 권리 주장은 관련 사유 발생 즉시 제기하는 것이 좋습니다. 권리 행사가 늦어질수록 주장의 신뢰성이 떨어질 수 있으며, 이는 소송에서 불리하게 작용할 수 있습니다. 4. 상표권 관련 분쟁이 발생할 경우, 약정 내용, 사용 현황, 거래 내역 등 모든 관련 증거 자료를 철저히 확보해야 합니다. 이는 소송에서 자신의 주장을 뒷받침하는 결정적인 역할을 합니다.