비밀침해/특허
채권자 B는 자신의 등록상표 'D'를 C에게 독점 사용을 허락했고, C는 다시 채무자 A에게 재사용을 허락했습니다. 채권자 B는 C의 사용료 미지급을 이유로 계약을 해지했다고 주장하며 A의 상표 사용이 무효가 되었다고 보았고, 또한 A가 사용하는 새로운 상표 'E'와 'L'이 자신의 등록상표 'D'와 유사하여 상표권을 침해한다고 주장하며 상표권 침해금지 가처분을 신청했습니다. 법원은 채권자 B의 피보전권리 및 보전의 필요성에 대한 소명이 부족하고, 'D'와 'E', 'L' 상표가 유사하다고 볼 수 없다고 판단하여 채권자의 가처분 신청을 기각했습니다.
디자이너 F가 운영하는 채권자 B는 'D' 상표의 등록상표권자였습니다. B는 2018년 9월 3일 주식회사 C와 이 상표에 대한 5년간의 독점사용권 설정 계약(원 계약)을 맺었으며, B의 사전 서면 동의 없이는 타인에게 사용권을 설정할 수 없다는 조건이 있었습니다. 그럼에도 C는 2019년 6월 5일 채무자 A와 해당 상표의 사용권 설정 계약(이 사건 계약)을 체결했고, A는 'D' 및 'F' 상표가 표시된 화장품 등을 생산하고 웹사이트를 통해 판매 및 광고했습니다. 2020년 9월 22일 B는 C가 상표 사용료를 연체했다는 이유로 C에게 상표 사용 중단을 요구하는 이메일을 보냈고, 같은 해 10월 27일에는 '사용을 즉시 중단하지 않으면 법적 절차를 진행하겠다'는 이메일을 보냈습니다. B는 C의 사용료 미지급으로 원 계약이 해지되었으므로, 이를 기초로 한 A와의 계약도 효력을 상실했다고 주장했습니다. 또한 B는 A가 'D' 상표와 유사한 'E', 'L' 상표를 사용하여 상품을 광고 및 판매함으로써 상표권을 침해했다고 주장하며, A의 상표 사용 및 관련 상품의 생산, 유통, 광고를 금지하는 가처분을 신청했습니다. A는 C와 적법하게 계약을 맺고 'D', 'F' 상표를 사용했으며 B도 이를 묵시적으로 동의했다고 반박했습니다. A는 현재 해당 상표가 표시된 상품을 직접 판매하지 않고 있으며, 'E', 'L' 상표는 'D' 상표와 유사하지 않다고 주장했습니다.
채권자 B의 상표권침해금지가처분 신청을 기각한다. 소송비용은 각자 부담한다.
법원은 채권자 B가 채무자 A에게 등록상표 사용을 묵시적으로 용인했을 가능성이 있고, B가 C와의 원 계약을 해지했다고 볼 만한 충분한 증거가 없으므로 A가 상표 사용권을 보유하고 있을 수 있다고 판단했습니다. 또한 A가 문제의 상표가 표시된 상품을 현재 직접 판매하지 않고 있으며, 재고 상품을 B에게 전달하겠다고 밝힌 점 등을 고려할 때 상표권 침해 금지를 명할 보전의 필요성이 인정되기 어렵다고 보았습니다. 'D'와 'E', 'L' 상표의 유사성 주장에 대해서는 'J' 부분이 상표의 핵심 식별표지인 요부라고 단정하기 어렵고, 상표 전체를 기준으로 보았을 때 외관, 호칭, 관념이 상당 부분 달라 유사하다고 볼 수 없다고 판단했습니다. 이에 따라 상표권 침해금지 가처분 신청은 기각되었습니다.
상표권 라이선스 계약 시 독점 사용권 부여 후 재사용 허락(서브라이선스) 여부 및 조건에 대해 명확히 규정하고 서면 동의 절차를 철저히 지켜야 합니다. 라이선스 계약 해지 시 그 의사표시를 명확히 하고, 관련 당사자들에게 해지 통보를 정확히 전달해야 합니다. 특히 재사용 허락 관계에 있는 제3자에게도 계약 해지 사실과 그에 따른 사용권 상실 여부를 명확히 알려야 합니다. 상표권 침해 주장 시, 해당 상표가 현재 침해 당사자에 의해 직접 사용되고 있는지, 또는 사용 중단 이후에도 계속적인 피해 발생 위험이 있는지 구체적인 증거를 확보해야 합니다. 단순히 재고를 보유하고 있다는 사실만으로는 침해 금지 가처분의 보전 필요성이 인정되지 않을 수 있습니다. 새로운 브랜드 런칭 시 기존 상표와의 유사성 판단에 유의해야 합니다. 상표의 외관, 호칭, 관념을 전체적, 객관적으로 비교하며, 특정 부분이 요부로 인식되는지 여부와 일반 수요자의 오인·혼동 가능성을 종합적으로 고려해야 합니다. 광고 등에서 기존 브랜드와의 연관성을 언급하는 방식은 유사성 판단에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 주의해야 합니다. 불법행위 방조 책임은 상표권 침해금지 청구의 피보전권리가 될 수 없으므로, 직접적인 침해 행위를 입증하는 데 집중해야 합니다. 판매 중단 요청 등 적극적인 조치를 취했음을 증명하는 것이 중요합니다.
