자동문 광스캐너 장치 특허정정 불인정 판결

A회사는 자동문 주변을 감지하는 광스캐너 장치 특허에 대해 정정 심판을 청구했지만 특허심판원은 선행 발명들에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 이를 받아들이지 않았습니다. 이에 A회사는 특허심판원의 심결 취소를 구하는 소송을 제기했으나 법원은 정정 후의 발명이 기존 기술들과 비교했을 때 새로운 창작적 가치가 있다고 보기 어렵고 절차적 위법도 없다고 판단하여 A회사의 청구를 기각했습니다.

관련 당사자

• A회사: 자동문 주변 감지 광스캐너 장치 특허의 권리자이며, 이 특허의 청구항에 대한 정정을 시도한 회사입니다.
• 특허청장: 특허심판원의 결정을 대표하며, A회사의 특허 정정 청구를 기각한 특허심판원의 심결을 옹호하는 입장입니다.
• 주식회사 B: A회사의 특허 정정에 대해 피고 특허청장을 보조하여 특허의 진보성이 없음을 주장한 회사입니다.

분쟁 상황

A회사는 'C'라는 명칭의 자동문 주변 감지 광스캐너 장치 특허를 보유하고 있었습니다. 이 특허의 청구범위를 정정하기 위해 특허심판원에 정정심판을 청구했으나 특허심판원은 정정된 발명이 기존의 여러 선행 발명(선행발명 1: 레이저 거리 측정 장치, 선행발명 2: 광학적 판독 장치 등)과 비교했을 때 기술적인 진보성이 없다는 이유로 A회사의 정정 청구를 받아들이지 않는 심결을 내렸습니다. 이에 A회사는 특허심판원의 이러한 결정이 잘못되었다며 법원에 심결 취소 소송을 제기하게 되었습니다.

핵심 쟁점

주요 쟁점은 다음과 같습니다.

1. 정정된 특허발명의 진보성 여부: A회사가 정정한 '자동문 주변 감지용 광스캐너 장치' 특허(정정 후 제1항 발명)가 기존의 선행 발명들(특히 선행발명 1과 2)과 비교했을 때 기술적인 발전이나 새로운 창작적 가치(진보성)를 가지고 있는지 여부입니다. 특히, 광학 실드 수단, 전송기 및 수신기 굴절 수단의 평면 위치, 스위프 섹터의 틸트각 가변 구성 등의 진보성이 다루어졌습니다.
2. 절차적 위법 여부: 특허심판원이 정정의견제출 통지 시 참고 선행문헌을 주 선행발명으로 삼지 않고 참고자료로만 제시했음에도, 심결에서 이를 근거로 진보성을 부정하여 의견제출 기회를 박탈한 절차적 위법이 있는지 여부입니다.

법원의 판단

법원은 원고 A회사의 청구를 기각했습니다. 이는 특허심판원이 A회사의 특허 정정 청구를 받아들이지 않은 심결이 정당하다고 인정한 것입니다. 소송 비용은 원고 A회사가 부담하도록 했습니다.

결론

법원은 정정 후 제1항 발명의 각 구성요소가 선행발명 1로부터 쉽게 도출될 수 있거나, 선행발명 1에 널리 알려진 기술(주지관용기술) 또는 선행발명 2의 기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있다고 판단했습니다. 특히, '자동문 주변 감지' 목적의 전제부, 광학실드수단, 굴절수단의 평면 위치, 틸트각 가변 구성 등 모든 주장이 선행기술에 의해 진보성이 부정된다고 보았습니다. 또한, 특허심판원이 참고 선행문헌들을 주 선행발명으로 삼아 진보성을 부정했다고 볼 수 없으므로 절차적 위법도 없다고 판단하여 A회사의 청구를 최종적으로 기각했습니다. 정정심판청구는 전체로서 판단되므로, 제1항 발명의 진보성이 부정되는 이상 나머지 청구항에 대한 심사 없이도 전체 정정심판청구가 허용될 수 없다고 보았습니다.

연관 법령 및 법리

이 사건은 특허법상의 진보성(inventive step)​과 특허 정정 요건에 관한 법리를 다루고 있습니다.

1. 진보성: 특허법 제29조 제2항에 따르면, 특허출원 전에 이미 알려진 발명이나 공지된 발명으로부터 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있는 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있습니다. 이는 발명이 단순히 새롭기만 한 것이 아니라, 기술 발전에 기여할 만한 창작적인 난이도를 갖추어야 한다는 의미입니다. 이 사건에서 법원은 A회사의 정정된 발명이 선행발명 1과 주지관용기술 또는 선행발명 2를 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 정도에 불과하다고 판단하여 진보성을 부정했습니다. 여기서 '통상의 기술자'는 해당 기술 분야에서 평균적인 지식과 기술력을 가진 가상의 인물을 의미합니다.
2. 특허 정정 요건: 특허법 제136조에 따라 특허 청구범위를 정정할 때에는 그 정정이 특허 청구범위를 감축하는 경우여야 하며, 정정 후의 청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 합니다. 이 사건에서 A회사의 정정은 청구범위를 감축하는 경우에 해당했지만, 정정 후 발명이 진보성이라는 특허요건을 충족하지 못했기 때문에 정정이 받아들여지지 않았습니다.
3. 정정심판청구의 불가분성: 정정심판청구는 특별한 사정이 없는 한 전체로서 허용 여부를 판단해야 합니다. 즉, 하나의 청구항이라도 정정 요건을 충족하지 못하면 전체 정정청구가 허용되지 않을 수 있습니다. 이 사건에서도 제1항 발명의 진보성이 부정되자 나머지 청구항에 대한 정정 여부를 별도로 판단하지 않고 전체 정정심판청구를 기각했습니다.
4. 의견제출기회: 특허 심사 또는 심판 과정에서 거절 이유나 정정 불인정 이유가 통지될 경우, 출원인이나 심판청구인에게는 이에 대한 의견을 제출하고 보정할 수 있는 기회가 주어져야 합니다. 다만, '참고 자료'로 제시된 문헌의 경우, 그것이 주된 거절 이유가 아니었다면 별도의 의견제출 기회를 부여하지 않은 것이 절차적 위법이 아니라고 판단될 수 있습니다. 법원은 특허심판원이 참고 선행문헌들을 '별개의 선행발명'으로 삼아 판단한 것이 아니므로 절차적 위법이 없다고 보았습니다.

참고 사항

• 선행기술 조사 철저: 특허 정정이나 출원 시에는 관련 분야의 모든 선행기술을 철저히 조사하고, 자신의 발명이 선행기술과 비교하여 어떤 점이 새롭고 진보적인지 명확히 밝혀야 합니다. 특히 선행기술과 유사해 보이는 부분이 있다면, 기능, 구조, 효과 면에서 어떤 차이가 있는지 구체적으로 설명해야 합니다.
• 기술 분야의 상이성 주장 시 주의: 자신의 발명과 선행발명의 기술 분야가 다르다는 점을 주장하더라도, 기술 원리나 구성 요소가 동일하거나 유사하여 통상의 기술자가 쉽게 결합하여 발명할 수 있다고 판단될 수 있으므로, 해당 주장이 충분히 설득력 있는지 면밀히 검토해야 합니다.
• 구성 요소 및 효과의 명확한 설명: 특허 청구항의 각 구성 요소가 어떤 기술적 의미를 가지며, 선행기술과 비교하여 어떤 차별화된 작용 효과를 나타내는지 명확하고 구체적으로 설명할 수 있어야 합니다. 추상적인 표현보다는 도면과 명세서의 구체적인 내용과 결부하여 설명하는 것이 중요합니다.
• 절차적 권리 행사: 특허 심판이나 소송 과정에서 의견제출 기회가 주어지면, 제시된 모든 선행 문헌과 근거에 대해 충분히 검토하고 자신의 주장을 펼쳐야 합니다. 만약 새로운 근거가 제시되었는데 의견제출 기회가 없었다면, 이에 대한 절차적 위법을 주장할 수 있지만, 법원이 '참고 자료'와 '주된 선행발명'을 구분하여 판단할 수 있음을 인지해야 합니다.