비밀침해/특허
원고인 주식회사 A는 홈페이지 생성, 등록 및 관리 서비스 제공 시스템 및 방법에 대한 특허를 보유하고 있었습니다. 피고인 B 주식회사가 'G'라는 이름으로 유사한 홈페이지 제작 및 홍보 서비스를 제공하자, 원고 A는 피고 B의 서비스가 자신들의 특허권을 침해했다고 주장하며 서비스 중지, 소스코드 삭제 그리고 1억 1백원의 손해배상을 청구했습니다. 하지만 법원은 피고 B의 서비스가 원고 A의 특허발명을 침해했다고 보기 어렵고, 나아가 원고 A의 특허발명 자체가 진보성이 없어 특허 무효가 명백하므로, 원고의 특허권 행사 청구는 권리남용에 해당하여 받아들일 수 없다고 판단했습니다. 이에 따라 원고의 항소는 기각되었습니다.
원고 주식회사 A는 'C'라는 발명명칭으로 네트워크 통신을 통해 홈페이지 생성, 등록 및 관리 서비스를 제공하는 시스템과 방법에 대한 특허권을 2008년 D에 출원하여 E에 등록받았습니다. 이후 피고 B 주식회사가 2015년 4월경부터 웹사이트 I를 통해 홈페이지를 쉽게 제작하고 홍보할 수 있는 'G(H)' 서비스를 제공하자, 원고 A는 피고 B의 서비스가 자신들의 특허발명(제1항 및 제11항)의 구성요소들을 모두 포함하고 있다며 특허권 침해를 주장했습니다. 이에 원고는 피고 서비스의 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 전시 등 행위를 금지하고 관련 소스코드와 컴퓨터 프로그램을 삭제할 것을 요구하며, 1억 1백원의 손해배상을 청구하는 소송을 제기했습니다. 제1심 법원이 원고의 청구를 기각하자, 원고는 이에 불복하여 항소했습니다.
본 사건의 주요 쟁점은 다음과 같습니다. 첫째 피고 B 주식회사의 'G' 서비스가 원고 A 주식회사의 특허발명(제1항 및 제11항 발명)의 구성요소들을 모두 포함하거나 균등한 구성으로 포함하여 특허권을 침해했는지 여부입니다. 둘째 원고 A 주식회사의 특허발명(제1항 및 제11항 발명)이 출원 당시의 기존 기술에 비해 진보성(새로운 기술적 발전)을 갖추지 못하여 특허 자체가 무효로 될 것인지 여부입니다. 셋째 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우에도 특허권에 기초한 침해금지나 손해배상 청구가 정당한 권리 행사로 인정될 수 있는지 여부입니다.
항소법원은 피고 B 주식회사의 서비스가 원고 A 주식회사의 특허발명의 핵심 구성요소(정보제공자 정보 관리 수단, 홈페이지 레이아웃 파일의 다양한 프로그래밍 언어별 작성)와 실질적으로 동일하거나 균등한 구성으로 포함되어 있지 않으므로 특허 침해가 아니라고 판단했습니다. 더 나아가, 원고의 특허발명이 선행기술 및 주지관용기술(널리 알려진 일반적인 기술)을 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 정도에 불과하여 진보성이 부정되고, 따라서 특허가 무효로 될 것임이 명백하다고 보았습니다. 이러한 경우 특허권에 기초한 침해금지 및 손해배상 청구는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다고 하여, 결국 원고의 항소를 기각하고 제1심 판결을 유지했습니다.
본 판례는 특허권 침해 여부 및 특허의 진보성 판단, 그리고 특허권 남용에 대한 중요한 법리를 다루고 있습니다. 1. 특허권 침해 판단 (특허법 제126조, 제128조 관련): 특허법은 특허권자가 자신의 특허권을 침해한 자에게 침해의 금지나 예방을 청구할 수 있도록 하고 손해배상도 청구할 수 있도록 규정합니다. 특허 침해가 인정되려면 피고의 서비스나 제품이 원고 특허발명의 청구범위에 기재된 모든 구성요소와 그 유기적인 결합 관계를 그대로 포함해야 합니다. 이 사건에서 법원은 피고 서비스의 구성요소 2(정보제공자 정보 관리 수단)와 6(다양한 프로그래밍 언어별 레이아웃 파일)이 원고 특허발명의 구성요소와 다르다고 보았습니다. 2. 균등 침해 판단: 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 침해 의심 제품/서비스의 구성이 완전히 일치하지 않더라도, 변경된 부분이 ① 특허발명과 과제의 해결 원리가 동일하고, ② 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내며, ③ 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(통상의 기술자)이라면 누구나 쉽게 변경할 수 있는 정도라면 '균등한 구성'으로 보아 특허 침해로 판단할 수 있습니다. (대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결 등 참조) 그러나 이 사건에서는 피고 서비스의 구성요소 2와 6이 원고 특허발명의 구성요소와 균등하다고 볼 수 없다고 판단되었습니다. 3. 발명의 진보성 판단 (특허법 제29조 제2항): 특허법 제29조 제2항은 '특허출원 전에 공지되었거나 공지된 발명으로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있었던 경우에는 특허를 받을 수 없다'고 규정하여 발명의 진보성을 특허 등록 요건으로 명시하고 있습니다. 즉, 기존 기술을 단순히 조합하거나 쉽게 응용할 수 있는 수준의 발명은 특허를 받을 수 없습니다. 이 사건에서 법원은 원고 특허발명의 핵심 기술구성이 선행발명 1, 선행발명 2 및 널리 알려진 기술(주지관용기술)을 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것이므로 진보성이 부정된다고 판단했습니다. 4. 권리남용의 항변 (민법 제2조): 민법 제2조는 '권리 행사는 신의에 좇아 성실히 하여야 하며 권리는 남용하지 못한다'고 규정합니다. 특허법 분야에서는 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라 할지라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는, 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다는 것이 대법원 판례의 입장입니다. (대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 참조) 본 사건에서도 원고 특허발명의 진보성이 부정되어 특허 무효가 명백하므로, 원고의 특허권에 기초한 청구는 권리남용에 해당한다고 판단했습니다.
유사한 문제 상황에 직면했을 때 다음 사항들을 참고할 수 있습니다. 특허 침해 여부는 해당 특허의 청구범위에 기재된 모든 구성 요소와 침해 의심 대상의 구성 요소가 일치하는지 또는 '균등'한 관계에 있는지에 따라 엄격하게 판단됩니다. 단순히 유사해 보인다고 해서 바로 침해가 인정되는 것은 아니므로, 기술적 구성의 세부적인 비교 분석이 중요합니다. '균등 침해'가 인정되려면 특허발명과 침해 의심 대상이 과제 해결 원리가 동일하고, 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내며, 통상의 기술자가 쉽게 변경할 수 있는 정도여야 합니다. 이 사건에서는 정보기기 정보의 '등록·관리'와 '다양한 프로그래밍 언어' 사용 여부 등에서 차이가 있어 균등 침해도 인정되지 않았습니다. 특허 발명의 진보성은 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원 시점의 기존 기술이나 널리 알려진 기술(주지관용기술)을 바탕으로 쉽게 발명할 수 있었는지 여부로 판단됩니다. 만약 기존 기술의 단순한 조합이나 응용에 불과하다면 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 수 있습니다. 특허 무효 심결이 확정되지 않았더라도, 법원에서 특허가 무효로 될 것임이 명백하다고 판단하는 경우에는 특허권자의 침해금지나 손해배상 청구가 '권리남용'에 해당하여 받아들여지지 않을 수 있습니다. 이는 특허권자의 특허권 행사가 부당한 경우를 막기 위한 법리입니다. 특허 출원 시에는 발명의 기술적 특징과 범위가 명세서에 명확하게 기재되어야 합니다. 특히 청구범위의 용어는 명세서 전체의 내용과 일관되게 해석되어야 하며, 불분명한 용어는 나중에 특허 유효성이나 침해 여부를 판단하는 데 있어 불리하게 작용할 수 있습니다.
특허법원 2020
이다우 변호사 외 1명 수행특허법원 2020
이다우 변호사 특허법원 2020
이다우 변호사 외 1명 수행서울중앙지방법원 2020
김경환 변호사 외 1명 수행
