기술 개발 협력 중 특허권 지분 다툼 사건

원고 A와 피고 B는 2차 전지 설비 개발 및 판매를 위한 업무협약과 물품공급계약을 체결하였습니다. 이 계약에 따라 Z-Staking 설비 관련 특허들을 공동명의로 등록하였으나, 이후 원고는 피고에게 해당 특허 중 1/2 지분을 이전해달라고 청구했습니다. 원고는 자신이 단독 발명자이며 업무협약 종료, 조합 해산, 또는 상법상 주주총회 특별결의 없는 영업 양도로 인한 무효를 주장했습니다. 그러나 법원은 원고의 주장을 모두 기각하며 특허권 공동명의 등록은 유효하고, 업무협약 종료가 공동 특허권 이전 의무를 발생시키지 않으며, 원고와 피고의 관계를 민법상 조합으로 볼 수 없고, 특허권 일부 양도가 상법상 영업 양도에 해당하지 않는다고 판단했습니다.

관련 당사자

• 원고 주식회사 A: 공작 및 가공 정밀기계 설계와 제작업을 영위하는 회사로, Z-Staking 설비의 개발을 주도하고 특허 발명자임을 주장한 측입니다.
• 피고 주식회사 B: 전지 관련 장비의 제조 및 판매업을 영위하는 회사로, 원고와 업무협약을 맺고 기술 개발에 협력하며 자금을 지원했고, 공동 특허권자임을 주장한 측입니다.

분쟁 상황

원고 주식회사 A는 2차 전지 설비인 Z-Staking 설비를 개발하던 중, 대기업 납품을 위해 1차 벤더인 피고 주식회사 B에게 기술 개발 협력 및 계약 발주를 요청했습니다. 이에 2015년 9월 16일 양사는 업무협약을 체결하고 같은 해 9월 24일 Z-Stacking 설비 시제품 제작을 위한 물품공급계약을 3억 5,000만 원에 체결했습니다. 이들 계약의 조항에 따라 관련 특허들을 원고와 피고의 공동명의로 특허 등록했습니다. 이후 2017년부터 2018년까지 Z-Stacking 설비 및 Reelcut-Stacking 설비와 관련하여 총 91억 6,000만 원 규모의 장비구매계약 3건을 체결했고, 피고는 원고에게 계약금 및 중도금을 모두 지급하고 잔금 일부도 선지급했습니다. 그러나 원고가 2018년 8월 피고의 업무 대응 요청에 제대로 응하지 않자, 피고는 2018년 12월 6일 원고에게 장비구매계약 해지를 통보했습니다. 이에 원고는 피고에게 공동명의로 등록된 특허권 중 1/2 지분에 대한 이전등록 절차를 이행해 줄 것을 요구하며 소송을 제기했습니다.

핵심 쟁점

이 사건 특허발명의 실제 발명자가 누구인지, 원고와 피고의 공동명의 특허 등록이 업무협약이나 물품공급계약의 존속을 전제로 하는지, 원고와 피고의 관계가 민법상 조합에 해당하는지, 특허를 받을 수 있는 권리 일부 양도가 상법상 주주총회 특별결의가 필요한 '영업의 중요한 일부 양도'에 해당하는지 여부가 이 사건의 주요 쟁점이었습니다.

법원의 판단

법원은 원고의 청구를 모두 기각하고 소송비용은 원고가 부담하도록 판결했습니다. 구체적으로는 제1 특허발명은 원고 대표이사 C의 단독 발명임을 인정했지만, 제2~4 특허발명은 공동발명으로 보거나 설령 단독 발명이라도 공동명의 특허 등록은 유효하다고 판단했습니다. 또한 공동명의 특허 등록이 업무협약 등의 존속을 전제로 하지 않는다고 보았고, 원고와 피고의 관계를 민법상 조합으로 인정하지 않았으며, 특허를 받을 수 있는 권리 일부 양도가 상법상 영업 양도에 해당하지 않는다고 판단했습니다.

결론

원고 주식회사 A가 피고 주식회사 B를 상대로 제기한 특허권 중 1/2 지분 이전등록 청구는 모두 기각되었으며, 이로 인해 원고는 특허권의 지분을 이전받지 못하고 소송비용까지 부담하게 되었습니다.

연관 법령 및 법리

1. 특허발명의 발명자 판단 기준: 특허발명의 발명자에 해당하려면 단순히 아이디어 제공, 관리, 자금이나 설비 제공에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 제시하거나 보완하고, 실험을 통해 구체화하거나, 발명의 목적 달성을 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하는 등 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여해야 합니다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 참조). 이 사건에서 법원은 제1 특허발명은 원고 대표이사 C의 단독 발명으로 인정했지만, 제2~4 특허발명은 공동발명으로 보거나 유효하게 공동명의로 등록되었다고 판단했습니다.
2. 특허를 받을 수 있는 권리의 양도성 (특허법 제37조 제1항)​: 발명이 완성되면 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이 권리는 재산권으로서 양도성을 가지므로 명시적 또는 묵시적 계약이나 상속 등을 통해 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있습니다. 법원은 원고가 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리 중 일부를 양도한 것으로 보아 이 사건 각 특허발명이 원고와 피고의 공동명의로 특허 등록된 것은 유효하다고 판단했습니다.
3. 처분문서의 해석 원칙 (대법원 2021. 6. 24. 선고 2021다220666 판결 참조)​: 처분문서는 그 내용에 따라 당사자의 의사표시가 있었던 것으로 객관적으로 해석해야 하며, 해석에 이견이 있을 경우 문언의 내용, 약정이 이루어진 동기 및 경위, 약정을 통해 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고려하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석해야 합니다. 법원은 이 사건에서 업무협약 등이 종료될 경우 특허 등록에 대한 원상회복 의무가 발생한다는 명시적인 합의가 없으므로, 기존의 공동명의 특허 등록은 유효하다고 보았습니다.
4. 민법상 조합계약의 성립 요건 (민법 제703조, 대법원 2010. 2. 11. 선고 2009다79729 판결 참조)​: 민법상 조합계약은 2인 이상이 상호 출자하여 공동으로 사업을 경영할 것을 약정하는 계약입니다. 단순히 공동의 목적 달성만으로는 조합의 성립 요건을 갖추었다고 볼 수 없습니다. 법원은 원고와 피고가 출자 비율, 비용 분담, 수익 배분에 관한 약정을 하지 않았고 각자 이익을 취한 점 등을 들어 조합관계로 인정하지 않았습니다.
5. 영업의 전부 또는 중요한 일부 양도 (상법 제374조 제1항 제1호, 대법원 2004. 7. 8. 선고 2004다13717 판결 참조)​: 주주총회의 특별결의가 필요한 '영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도'는 일정한 영업 목적을 위해 조직되고 유기적 일체로 기능하는 재산의 전부 또는 중요한 일부를 총체적으로 양도하는 것을 의미하며, 양수 회사에 의한 양도 회사의 영업적 활동의 전부 또는 중요한 일부분의 승계가 수반되어야 합니다. 다만 영업용 재산의 처분으로 말미암아 회사 영업의 전부 또는 일부를 양도하거나 폐지하는 것과 같은 결과를 가져오는 경우에는 특별결의가 필요합니다. 법원은 원고가 개발 중이던 시점에 특허를 받을 권리 일부를 양도한 것이 원고 영업의 중요한 일부 양도에 해당한다고 보기 어렵다고 판단했습니다.
6. 공유 특허권의 실시 (특허법 제99조 제3항)​: 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 그 특허발명을 스스로 실시할 수 있습니다. 법원은 원고가 특허권 일부를 양도했더라도 여전히 Z-Staking 설비의 제작 및 납품 영업을 영위할 수 있다는 점을 지적했습니다.

참고 사항

기술 개발 협력 시에는 특허권의 귀속 및 지분 배분에 관한 약정을 명확하고 구체적으로 해야 합니다. 특히, 협력 관계가 종료될 경우 기존에 등록된 특허권의 처분 방식에 대한 명확한 조항을 계약서에 포함하는 것이 불필요한 분쟁을 예방하는 데 중요합니다. 단순한 아이디어 제공이나 자금 지원만으로는 공동 발명자로 인정받기 어려우므로, 기술적 사상 창작에 실질적으로 기여한 구체적인 증거를 확보하고 기록해두는 것이 중요합니다. 계약 당사자 간의 관계가 민법상 조합으로 인정되려면 단순한 공동 목표 달성을 넘어, 출자 비율, 비용 분담, 수익 배분 등 공동 사업 경영에 대한 구체적인 약정이 있어야 합니다. 회사 영업과 관련된 중요한 자산인 특허권 등의 양도 시에는 상법상 주주총회 특별결의 요건을 충족하는지 여부를 신중하게 검토해야 합니다. 특히, 양도 시점의 사업 상태와 해당 자산이 영업에서 차지하는 비중을 종합적으로 고려하여 판단해야 합니다. 계약 해지 시 발생할 수 있는 권리 관계의 변동 사항, 특히 지적재산권과 같은 핵심 자산의 소유권 변동에 대해서는 계약서에 상세히 명시하는 것이 중요합니다.