직원이 만든 발명 회사의 특허가 되는 과정 유효성 판단

원고 A는 자신이 재직했던 회사에서 제안한 발명이 직무발명이 아닌 개인의 자유발명이며, 해당 발명에 대한 특허 권리가 회사로 적법하게 승계되지 않았으므로, 특허 등록이 무효가 되어야 한다고 주장하며 특허심판원의 기각 심결 취소를 청구했습니다. 이에 대해 피고 J(현 특허권자)는 해당 발명은 원고의 직무 범위에 속하는 직무발명이며, 구 발명진흥법과 회사 규정에 따라 적법하게 권리가 승계되었다고 반박했습니다. 법원은 원고의 직무 내용, 이전 회사에서의 경험, 회사 사업목적 등을 종합하여 해당 발명이 직무발명에 해당한다고 보았습니다. 또한 회사가 4개월 이내에 특허 출원한 점, 발명 제안서를 채택하여 사업을 실시한 점, 출원 보상금을 지급한 점 등을 근거로 특허받을 권리가 적법하게 회사로 승계되었다고 판단했습니다. 결론적으로 법원은 원고의 청구를 기각하고, 특허심판원의 심결이 적법하다고 판결했습니다.

관련 당사자

• 원고 A: G 주식회사에 재직 중 멀티미디어 데이터 관련 발명 아이디어를 제안한 발명자입니다.
• 피고 J: 현재 이 사건 특허발명의 권리를 보유하고 있는 자입니다.
• G 주식회사 (이후 M으로 사명 변경): 원고가 재직 당시 발명을 제안받아 최초로 특허를 출원하고 등록받았던 회사이자 이 사건 특허발명의 최초 권리자입니다.

분쟁 상황

원고 A는 G 주식회사(이후 M으로 사명 변경, 최초 출원인 회사)에 재직 중이던 2004년경 '멀티미디어 데이터를 요청하는 사용자로부터 소정의 요금을 받고 일정 기간 동안 데이터를 무제한 다운로드하여 재생할 수 있도록 하는 방법'에 대한 아이디어를 제안했습니다. 이후 이 아이디어를 바탕으로 2006년 7월 21일 G 주식회사 앞으로 특허가 등록되었고, 이 특허권은 2012년 1월 31일 M을 거쳐 2013년 2월 25일 피고 J에게 순차적으로 이전되었습니다. 원고는 2021년 3월 4일 특허심판원에 이 사건 특허발명이 무효라고 주장하며 등록무효심판을 청구했습니다. 원고의 주장은 크게 두 가지였습니다:

1. 자유발명 주장: 원고는 출원인 회사에서 영업직·사무직이었으며, 멀티미디어 제공 관련 기술 업무는 담당하지 않았으므로, 자신의 발명은 직무와 무관한 '자유발명'이라고 주장했습니다.
2. 권리 승계 부적법 주장: 원고는 출원인 회사가 직무발명관리규정에 따른 발명신고서 양식을 따르지 않았고, 권리 승계 여부 통지를 하지 않았으며, 미국 특허 출원 시 제출된 양도증의 서명이 위조되었다고 주장하며, 권리 승계가 적법하게 이루어지지 않았다고 주장했습니다. 또한, 지급받은 20만 원은 출원 보상금이 아니라 다른 파견 근무에 대한 포상금이라고 주장했습니다. 이에 대해 피고 J는 다음과 같이 반박했습니다:
3. 직무발명 주장: 원고는 이전 회사에서의 경험과 출원인 회사에서의 신규사업팀 업무를 통해 멀티미디어 콘텐츠 기획·개발 능력을 갖추고 있었으며, 실제로 관련 사업 모델을 기획·개발하는 것이 원고의 직무였으므로 '직무발명'에 해당한다고 주장했습니다.
4. 권리 승계 적법 주장: 피고는 특허 무효를 주장하는 측에 증명 책임이 있다고 강조하며, 구 발명진흥법에 따라 회사가 발명 제안 접수 후 4개월 이내에 특허 출원했으므로 승계가 적법하며, 직무발명관리규정상의 승계 통지는 효력 발생 요건이 아니라고 주장했습니다. 또한, 회사가 발명을 실시하여 P서비스를 시작한 점, 원고에게 20만 원의 출원 보상금을 지급한 점, 그리고 미국 특허 서명 위조 주장은 국내 특허의 유효성에 직접적인 영향을 미 미치지 않는다고 반박했습니다.

핵심 쟁점

이 사건의 핵심 쟁점은 다음 두 가지였습니다.

1. 원고 A가 제안한 발명이 회사 업무와 관련된 '직무발명'에 해당하는지, 아니면 개인의 '자유발명'에 해당하는지 여부.
2. 만약 직무발명에 해당한다면, 해당 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 G 주식회사(최초 출원인 회사)로 적법하게 승계되었는지 여부. 이러한 쟁점들의 판단을 통해 이 사건 특허가 '무권리자에 의한 출원'에 해당하여 무효가 되는지가 결정됩니다.

법원의 판단

법원은 원고의 청구를 기각하고, 이 사건 심결(특허심판원이 원고의 등록무효심판 청구를 기각한 결정)이 적법하다고 판단했습니다. 소송 비용은 원고가 부담하도록 했습니다.

결론

법원은 발명자 A의 주장을 받아들이지 않고, A가 재직 중 제안한 발명은 회사의 직무 범위에 속하는 직무발명이며, 해당 특허에 대한 권리가 회사로 적법하게 승계되었다고 최종 판단했습니다. 따라서 현재의 특허권자 J가 보유한 특허의 유효성이 인정되었습니다.

연관 법령 및 법리

이 사건 판결에서 적용된 주요 법령과 법리는 다음과 같습니다:

• 특허법 제33조 제1항 (특허를 받을 수 있는 자)​: 발명을 한 사람 또는 그 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가집니다. 이는 특허권의 기본 원칙으로, 발명자가 원칙적인 권리 주체이며 그 권리를 다른 사람(승계인)에게 이전할 수 있음을 규정합니다.
• 특허법 제133조 제1항 제2호 (특허의 무효)​: 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람(무권리자)이 출원하여 특허받은 경우, 그 특허는 무효가 됩니다. 이 조항은 특허의 정당성을 확보하기 위한 것으로, 이 사건에서 원고는 피고 측이 '무권리자 출원'을 했다고 주장하며 이 조항을 근거로 삼았습니다.
• 구 특허법(2005. 5. 31. 개정 전) 제39조 제1항 (직무발명의 정의)​: 직무발명이란 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말합니다. 법원은 '발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 직무에 속하는 것'이라 함은 종업원이 담당하는 직무 내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우를 뜻한다고 해석합니다. 이 사건에서 법원은 원고의 이전 회사 경력, 출원인 회사에서의 직무 내용, 회사 사업목적 등을 종합하여 원고의 발명이 직무발명에 해당한다고 판단했습니다.
• 구 발명진흥법(2006. 3. 3. 개정 전) 제11조 제1항 및 동 시행령 제5조 (직무발명에 대한 권리 승계)​: 사용자 등이 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 4개월 이내에 특허 출원을 하지 않거나 서면으로 출원을 포기한 경우, 해당 직무발명은 '자유발명'으로 간주합니다. 이 사건에서 출원인 회사는 원고의 제안서를 받은 후 4개월 이내인 2004년 7월 29일에 우선권 기초출원을 했으므로, 권리 승계가 이루어진 것으로 인정되었습니다.
• 증명 책임의 원칙: 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 특허가 무효라는 주장의 증명책임은 무효를 주장하는 당사자에게 있습니다. 따라서 원고가 특허 무효를 주장했으므로, 원고 스스로 발명이 자유발명이고 권리 승계가 부적법했음을 증명해야 했습니다.
• 구 소득세법(2004. 1. 1. 시행) 제12조 제5호 라.목 (직무발명 보상금의 비과세 여부)​: 당시에는

참고 사항

회사를 다니면서 발명을 하는 경우, 이 사건 판례를 통해 다음 사항들을 참고할 수 있습니다:

• 직무발명의 범위는 넓게 해석될 수 있습니다: 단순히 직함이나 명시된 업무 내용만을 기준으로 직무발명 여부를 판단하기 어렵습니다. 본인의 이전 업무 경험, 회사의 사업 목적, 소속 부서의 성격, 실제 수행했던 업무 내용 등을 종합적으로 고려하여 직무 관련성이 판단될 수 있으므로, 자신이 담당하는 직무 외의 아이디어를 제안하더라도 직무발명으로 인정될 가능성이 있습니다.
• 발명 제안 및 신고 절차를 명확히 해야 합니다: 회사에 발명을 제안할 때는 회사의 직무발명 관리 규정에 따라 발명신고서 등 필요한 서류를 정확하게 제출하는 것이 좋습니다. 단순한 사업 제안서라도 그 내용과 제출 경위에 따라 직무발명 신고로 인정될 수 있지만, 향후 분쟁을 예방하기 위해서는 정해진 절차를 따르는 것이 중요합니다.
• 권리 승계 및 보상 관계를 명확히 해두어야 합니다: 회사가 직무발명에 대한 권리를 승계할 경우, 발명자에게 승계 사실을 명확히 통지하고 정당한 보상을 지급해야 합니다. 보상금의 성격(출원 보상금, 직무 수행 포상금 등)은 급여 명세서 등에 명확히 기재되어야 하며, 비과세 여부 등 세금 문제도 미리 확인해야 합니다. 이 사건에서는 원고가 받은 20만 원이 출원 보상금으로 인정되어 권리 승계 주장을 뒷받침하는 근거가 되었습니다.
• 특허권에 대한 이의 제기 시기에 주의해야 합니다: 자신이 발명한 내용이 회사 명의로 특허 등록된 사실을 인지했다면, 상당한 기간이 지난 후에야 권리 승계가 부적법하다고 주장하는 것은 법원에서 불리하게 작용할 수 있습니다. 이 사건에서는 특허 등록 후 거의 20년 동안 아무런 조치를 취하지 않은 점이 원고에게 불리한 요소로 작용했습니다.
• 증명 책임의 중요성을 인지해야 합니다: 특허 무효를 주장하는 당사자는 그 무효 사유(예: 무권리자 출원)를 스스로 증명해야 할 책임이 있습니다. 이를 뒷받침할 객관적인 증거 자료를 충분히 확보하는 것이 중요하며, 단순히 주장만으로는 인정을 받기 어렵습니다.