항만 건설 공법 특허 침해로 인한 손해배상 판결

이 사건은 주식회사 A(원고)가 자신과 공동 특허권자인 피고 D, E와 함께 보유한 특허발명(F 특허)을 피고 B 주식회사, C 주식회사, E 주식회사가 무단으로 사용하여 항만 건설 공사(G 공사)를 수행함으로써 특허권을 침해했다고 주장하며 손해배상을 청구한 사건입니다. 법원은 피고 B이 직접 또는 피고 E에게 재하도급하여 원고의 특허권을 침해했다고 판단했고, 피고 C은 특허 침해를 예상하고도 공사를 하도급한 점, 피고 E는 원고의 동의 없이 피고 B에게 실시권을 허여한 점을 들어 피고 B, C, E 모두 공동불법행위자로서 손해배상 책임이 있다고 판결했습니다. 다만 피고 D에 대한 청구는 기각되었습니다. 피고들의 특허 무효 주장, 권리 범위 불포함 주장, 선사용권 주장 등은 모두 기각되었으며, 손해배상액은 피고 B이 특허권 침해로 얻은 이익액인 2,722,070,852원에 원고의 특허권 지분 비율 1/3을 곱한 907,356,950원으로 산정되었습니다. 법원은 이 금액에 대해 2019년 5월 20일부터 2019년 10월 2일까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 이자를 지급하라고 명했습니다.

관련 당사자

• 주식회사 A (원고): 'F' 특허발명의 공동특허권자로서 항만설계 및 시공업, 토공사업 등을 영위하는 회사입니다.
• B 주식회사, C 주식회사, E 주식회사 (피고들): G 공사를 공동 수급하거나 하도급받아 수행한 회사들로, 원고의 특허권을 침해하고 공동불법행위 책임이 인정되었습니다. 이 중 E 주식회사는 F 특허발명의 공동특허권자이기도 합니다.
• D (피고): F 특허발명의 공동 출원 및 등록자이나, 특허권 침해에 대한 공동불법행위 책임은 인정되지 않았습니다.

분쟁 상황

주식회사 A는 피고 D, E 주식회사와 공동으로 'F' 특허발명에 대한 특허권을 소유하고 있었습니다. 피고 B 주식회사와 C 주식회사는 2017년 7월 21일 부산지방해양수산청이 발주한 'G공사'를 공동 수주했습니다. 피고 B은 이 공사를 수주하기 전에 원고, 피고 D, E와 'F' 특허발명의 독점적 실시권을 부여받는 약정을 체결하고 원고와 전용실시권 설정계약을 맺으려 했으나, 원고 설립 후 실시권 협상이 합의에 이르지 못했습니다. 이후 피고 B은 2017년 8월 31일 공동특허권자인 피고 E와 단독으로 'F' 특허권에 대한 전용실시권 설정 계약을 체결하고, 피고 C으로부터 'G공사' 중 대규모 발파 부분을 하도급받아 피고 E에 일부를 재하도급하며 공사를 진행했습니다. 이에 원고는 피고 B, C, E, D이 자신들의 'F' 특허권을 침해했다고 주장하며 3,286,028,573원의 손해배상을 청구했습니다. 피고들은 'F' 특허발명은 진보성이 없어 무효이고, 피고 실시공법이 특허권의 권리범위에 속하지 않으며, 피고 B과 C은 선사용에 의한 통상실시권을 가지고, 피고 E는 공동특허권자로서 독자적으로 특허를 실시할 수 있다고 주장하며 원고의 청구를 기각해달라고 맞섰습니다.

핵심 쟁점

이 사건의 주요 쟁점은 다음과 같습니다.

1. 특허권 침해 여부: 피고 B, E가 G 공사에서 사용한 공법(피고 실시공법)이 원고의 'F' 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부.
2. 특허의 유효성: 'F' 특허발명에 선행기술에 의한 진보성 부정 등 무효 사유가 명백하여 특허권 행사가 권리남용에 해당하는지 여부.
3. 공동특허권자의 실시권: 공동특허권자인 피고 E가 다른 공동특허권자인 원고의 동의 없이 피고 B에게 실시권을 허여한 행위가 적법한지, 또는 스스로 특허를 실시하는 것이 허용되는지 여부.
4. 공동불법행위 성립 여부: 피고 C과 E의 행위가 피고 B의 특허권 침해행위와 공동불법행위를 구성하여 원고에게 손해배상 책임을 지는지 여부.
5. 손해배상액 산정: 특허권 침해로 인한 손해배상액의 산정 방식과 범위.

법원의 판단

1. 피고 B 주식회사, C 주식회사, E 주식회사는 공동하여 원고에게 907,356,950원 및 이에 대하여 2019년 5월 20일부터 2019년 10월 2일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라는 판결이 내려졌습니다.
2. 원고의 피고 B 주식회사, C 주식회사, E 주식회사에 대한 나머지 청구(더 높은 금액의 손해배상액)와 피고 D에 대한 청구는 기각되었습니다.
3. 소송비용은 원고와 피고 B 주식회사, C 주식회사, E 주식회사 사이에 생긴 부분의 2/3는 원고가, 나머지는 위 피고들이 각각 부담하며, 원고와 피고 D 사이에 생긴 부분은 원고가 부담합니다.
4. 제1항은 가집행할 수 있습니다.

결론

법원은 피고 B, C, E가 원고의 특허권을 침해하고 공동불법행위를 저질러 원고에게 손해를 배상할 책임이 있다고 인정했습니다. 특히, 공유 특허권자인 피고 E가 다른 공유자인 원고의 동의 없이 실시권을 허여한 행위와, 피고 C이 특허 침해를 예상하면서도 공사를 하도급한 행위가 공동불법행위의 객관적 관련공동성을 인정하는 근거가 되었습니다. 법원은 피고들의 특허 무효 주장, 권리 범위 불포함 주장, 선사용권 주장 등을 모두 받아들이지 않았습니다. 손해배상액은 특허법 제128조 제4항에 따라 침해자의 이익을 기준으로 산정되었으며, 원고의 특허권 지분 1/3을 반영하여 총 907,356,950원으로 확정되었습니다. 반면, 피고 D에 대한 특허 침해 공동불법행위 책임은 인정되지 않았습니다.

연관 법령 및 법리

이 사건에 적용된 주요 법령과 법리는 다음과 같습니다.

1. 민법상 공동불법행위 (대법원 2016. 4. 12. 선고 2013다31137 판결 등 참조): 여러 사람의 행위가 객관적으로 관련공동성을 가지고 타인에게 손해를 가하면 성립합니다. 행위자 상호 간에 공모나 의사의 공통, 공동의 인식을 필요로 하지 않습니다. 불법행위 자체를 공동으로 하거나 교사·방조하는 경우 등 피해 발생에 공동으로 관련되어 있으면 인정됩니다. 이 사건에서 피고 C이 특허 침해를 예상하고 공사를 하도급한 행위와 피고 E가 원고 동의 없이 실시권을 허여한 행위가 피고 B의 특허 침해와 공동으로 관련되어 있다고 보아 공동불법행위 책임이 인정되었습니다.
2. 특허법 제99조 제4항 (특허권의 공유): 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없습니다. 이 조항은 피고 E가 원고의 동의 없이 피고 B에게 실시권을 허여한 행위의 위법성을 판단하는 근거가 되었습니다.
3. 특허법 제99조 제3항 (특허권의 공유 및 자기실시): 특허권이 공유인 경우 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있지만, 각 공유자가 계약으로 특별히 약정한 경우는 그러하지 아니합니다. 이 사건에서는 원고, 피고 D, E 간에 원고에게만 독점적 실시권을 위임하기로 약정한 사실이 인정되어, 피고 E의 독자적 실시권 주장이 배척되었습니다.
4. 특허법 제103조 (선사용에 의한 통상실시권): 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가집니다. 피고 B, C의 선사용권 주장은 그들이 사용한 공법이 이 사건 특허발명과 동일하다고 인정하기에 부족하여 기각되었습니다.
5. 특허법 제128조 제4항 (손해액 추정): 특허권자가 고의 또는 과실로 특허권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 때, 침해자가 침해행위로 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정합니다. 이 조항에 따라 피고 B의 이익액을 원고의 손해액으로 추정하여 배상액을 산정했습니다. '침해자가 얻은 이익액'은 특별한 사정이 없는 한 총 매출액에서 침해발명을 실시하기 위해 추가로 들어가는 변동비용을 공제한 한계이익으로 산정됩니다.
6. 특허 무효가 명백한 경우의 권리남용 (대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 등 참조): 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라도, 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않습니다. 그러나 이 사건에서는 선행기술만으로는 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 볼 수 없어 피고들의 주장이 기각되었습니다.
7. 특허권 침해 판단 (균등론, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결 등 참조): 침해제품 등이 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 포함해야 합니다. 변경된 부분이 있더라도 과제의 해결 원리가 동일하고, 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내며, 통상의 기술자가 쉽게 변경할 수 있는 정도라면 균등한 것으로 보아 침해가 인정될 수 있습니다.

참고 사항

1. 공동특허권 관리의 중요성: 특허권이 여러 사람의 공유로 되어 있다면, 특허발명의 실시권 허락이나 전용실시권 설정 등 권리 행사에 있어서는 다른 모든 공유자의 동의를 얻어야 합니다. 동의 없이 이루어진 행위는 특허권 침해에 해당할 수 있습니다.
2. 특허권 침해 판단 기준: 상대방의 기술이나 공법이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 포함하거나, 과제 해결 원리가 동일하고 실질적으로 동일한 작용 효과를 내며 통상의 기술자가 쉽게 변경할 수 있는 '균등물'에 해당한다면 특허권 침해가 인정될 수 있습니다.
3. 특허 유효성(진보성) 주장: 특허 침해 소송에서 피고는 해당 특허가 무효 사유가 있음을 주장하며 권리남용을 항변할 수 있습니다. 그러나 특허의 진보성 부정으로 무효가 될 것임이 '명백한 경우'에만 권리남용이 인정되므로, 이를 입증하기가 쉽지 않습니다.
4. 선사용권 주장 요건: 특허법상 선사용에 의한 통상실시권을 주장하려면 특허출원 전에 특허발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 스스로 하거나 알게 되어 국내에서 사업을 실시하거나 준비하고 있었음을 증명해야 합니다. 이때 실시된 발명이 특허발명과 동일해야 합니다.
5. 공동불법행위 책임: 특허권 침해와 같이 여러 당사자의 행위가 복합적으로 작용하여 손해가 발생한 경우, 모든 가해자가 공동불법행위자로서 연대하여 손해를 배상할 책임이 있습니다. 이때 각 가해자는 전체 손해액에 대해 책임을 부담하며, 불법행위에 가담한 정도가 경미하더라도 피해자에 대한 책임 범위는 제한되지 않습니다.
6. 손해배상액 산정: 특허권 침해로 인한 손해배상액은 침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액을 기준으로 추정될 수 있습니다. 이때 '이익액'은 통상적으로 총 매출액에서 침해발명을 실시하기 위해 추가로 들어간 비용(변동비용)을 공제하여 산정됩니다.
7. 특허권 미실시와 손해 발생: 특허권자가 침해된 특허발명을 직접 실시하고 있지 않았더라도, 경업관계 등으로 인해 손해 발생의 염려나 개연성이 있다면 손해 발생이 인정될 수 있습니다.