상표권 양도 후 도메인 이름 사용 권리 확인 분쟁

원고 주식회사 AAK가 등록한 도메인 이름에 대해 피고 AAH 주식회사가 등록 말소를 요구했으나, 법원이 원고의 손을 들어준 사건입니다. 원고는 2009년부터 특정 도메인 이름을 보유하고 있었으며, 2006년에는 M식품과 함께 'AA' 표장의 상표권을 공동 등록했습니다. 이후 M식품의 지분 포기로 원고가 상표권 전체를 갖게 되었습니다. 2016년 원고는 피고에게 이 상표권 중 일부인 제30류 및 제32류 상표권을 양도하는 계약을 맺었지만, 도메인 이름은 계약 대상에 포함되지 않았습니다. 피고는 2018년에 인터넷주소분쟁조정위원회에 원고의 도메인 이름 등록 말소를 신청하여 승소했으나, 원고가 이에 불복하여 소송을 제기했습니다. 법원은 원고가 여전히 제29류 상표권을 보유하고 있고, 양도 계약 당시 피고가 도메인 이름의 존재를 알고 있었던 점 등을 들어 원고에게 도메인 이름을 사용할 정당한 이익이 있다고 판단했습니다. 따라서 원고가 부정한 목적으로 도메인 이름을 보유하고 있다고 볼 수 없다고 결정하여, 피고의 등록말소청구권이 존재하지 않음을 확인했습니다.

관련 당사자

• 주식회사 AAK (원고): 식료품 등의 수출입 알선 및 중개, 도소매업을 하는 회사로, 이 사건 도메인 이름을 등록하고 현재까지 보유하고 있습니다.
• AAH 주식회사 (피고): 식음료 제조 및 판매, 수출입, 도매업 등을 목적으로 설립된 회사로, 원고로부터 일부 상표권을 양수받았으며 이 도메인 이름의 등록 말소를 요구했습니다.

분쟁 상황

원고인 주식회사 AAK는 2009년 1월 8일 'AA'와 관련된 도메인 이름을 등록하여 현재까지 사용하고 있었습니다. 이와 별개로 원고는 2005년 3월 4일 'AA' 표장을 포함하는 제29류, 제30류, 제32류 상표권을 공동으로 출원하여 등록했고, 2014년 2월 18일에는 모든 지분을 확보하여 단독 상표권자가 되었습니다. 2016년 9월 21일, 원고는 피고인 AAH 주식회사에게 제30류 및 제32류 상표권을 양도하는 계약을 체결했습니다. 그러나 이 양수도 계약에는 원고가 보유하던 도메인 이름은 포함되지 않았습니다. 2018년 8월 7일, 피고는 해당 도메인 이름이 피고의 상호 및 상표와 동일하다는 이유로 인터넷주소분쟁조정위원회에 원고의 도메인 이름 등록 말소를 신청했습니다. 위원회는 2018년 10월 2일, 원고의 도메인 이름 사용이 피고의 상표권을 침해하며 인터넷주소자원법에 해당한다고 보고 원고에게 도메인 이름을 말소하라는 결정을 내렸습니다. 이에 원고는 피고의 등록 말소 청구권이 존재하지 않음을 확인해달라는 소송을 제기하여 법정 다툼이 시작되었습니다.

핵심 쟁점

상표권의 일부를 양도한 후에도 양도인이 계속해서 도메인 이름을 사용할 정당한 권리나 이익이 있는지, 그리고 이러한 행위가 인터넷주소자원법상 '부정한 목적'에 해당하는지 여부가 이 사건의 핵심 쟁점입니다.

법원의 판단

법원은 원고의 청구를 받아들여, 피고의 도메인 이름 등록 말소 청구권이 존재하지 않음을 확인했습니다. 따라서 원고는 현재와 같이 이 사건 도메인 이름을 계속 보유하고 사용할 수 있습니다.

결론

법원은 원고가 이 사건 도메인 이름과 호칭이 동일한 이 사건 제29류 상표권을 여전히 보유하고 있으며, 원고의 상호와도 유사하므로 도메인을 사용할 정당한 이익이 있다고 판단했습니다. 또한 양수도 계약 당시 피고의 공동대표이사가 원고 대표이사의 형이었고, 피고가 이 사건 도메인 이름의 존재를 알고도 계약 목적물에서 제외한 것으로 보아, 피고가 도메인 이름에 대한 원고의 권리를 인정한 것으로 해석했습니다. 피고가 원고로부터 '영업' 전체가 아닌 '상표권 일부'와 '수출계약'만을 양수한 점, 피고가 상표권 이전등록 후 1년 6개월이 지나서야 분쟁조정신청을 한 점 등도 원고에게 부정한 목적이 없다고 판단하는 근거가 되었습니다. 이러한 사정을 종합하여 원고가 부정한 목적으로 도메인 이름을 보유하고 있다고 볼 증거가 부족하다고 결론 내렸습니다.

연관 법령 및 법리

이 사건은 주로 '인터넷주소자원에 관한 법률'(이하 '인터넷주소자원법')과 '상표법'이 적용되었습니다.

인터넷주소자원법 제12조 (부정한 목적의 도메인이름 등록 등의 금지)​ 이 법률은 정당한 권리자의 도메인 이름 등록을 방해하거나, 그로부터 부당한 이득을 얻을 목적으로 도메인 이름을 등록, 보유, 사용하는 행위를 금지합니다. 이러한 행위가 있을 경우, 정당한 권리자가 법원에 도메인 이름의 등록 말소 또는 등록 이전을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이는 이른바 '사이버스쿼팅'과 같은 부당한 도메인 선점 행위를 규제하여 정당한 권리자의 도메인 사용을 보장하고, 인터넷 사용자들의 혼동을 방지하기 위함입니다.

'부정한 목적' 판단 기준 (대법원 판례)​ 법원은 '부정한 목적'이 있는지 판단할 때 여러 요소를 종합적으로 고려합니다. 주요 판단 기준은 다음과 같습니다.

• 정당한 권리자의 성명, 상호, 상표 등 표지의 인지도 또는 창작성의 정도
• 도메인 이름과 대상 표지의 동일성 또는 유사성 정도
• 도메인 이름을 등록, 보유, 사용하는 자가 대상 표지를 알고 있었는지 여부
• 도메인 판매 또는 대여를 통해 경제적 이익을 얻으려 한 전력의 유무
• 도메인에 의한 웹사이트 개설 및 그 웹사이트의 실질적인 운영 여부
• 웹사이트의 상품 또는 서비스업과 대상 표지가 사용된 상품 또는 서비스업 등과의 동일성, 유사성 또는 경제적 관련성 유무
• 대상 표지에 화체된 신용과 고객 흡인력으로 인해 인터넷 사용자들이 그 웹사이트로 유인되는지 여부
• 그 밖에 도메인 이름의 등록, 보유 또는 사용을 둘러싼 모든 사정 다만, 도메인 이름 등록, 보유, 사용에 정당한 권리나 이익을 가지고 있는 자에게는 특별한 사정이 없는 한 '부정한 목적'이 없는 것으로 봅니다.

상표법 제2조 제1항 제11호 (상표의 사용 행위 관련 조항)​ 인터넷주소분쟁조정위원회는 원고의 도메인 이름 사용이 상표법상 '그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위'에 해당하여 피고의 상표권을 침해한다고 판단했으나, 법원은 원고에게 도메인 이름을 사용할 정당한 권리나 이익이 있다고 보아 이러한 침해 주장을 받아들이지 않았습니다.

참고 사항

상표권이나 사업의 일부 또는 전부를 양도할 때는 도메인 이름에 대한 권리 관계를 계약서에 명확하게 명시해야 합니다. 단순히 상표권을 양도했다고 해서 도메인 이름 사용 권리까지 자동으로 넘어가는 것은 아닙니다. 사업 양도 시 양도인이 여전히 다른 분류의 상표권을 보유하고 있다면, 해당 상표권에 근거하여 도메인 이름을 사용할 정당한 이익이 있다고 인정될 수 있으므로, 자신의 상표권 포트폴리오를 정확히 파악하고 있어야 합니다. 도메인 이름 사용 관련 분쟁이 발생했을 경우, 권리 이전 후 1년 6개월과 같이 장기간 대응을 미루지 말고 신속하게 해결 방안을 모색하는 것이 중요합니다. '부정한 목적'이 있었는지 판단하는 기준은 다양하므로, 자신의 도메인 이름 사용이 타인의 권리를 침해하거나 부당한 이득을 취하려는 목적이 아니었음을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 잘 준비해두어야 합니다.