물티슈 캡 접는 자동화 기계 특허 유효성 다툼

원고 주식회사 A는 피고 E의 '물티슈 캡용 절첩지그' 특허발명(제2073152호)에 대해 진보성이 부정되거나 공동출원 규정을 위반하여 무효라고 주장하며 특허심판원의 기각 심결 취소를 청구했습니다. 특허심판원은 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각했습니다. 원고는 이 결정에 불복하여 소송을 제기했습니다.

관련 당사자

• 원고 주식회사 A: 자동화 취출 로봇 제작 및 판매 대리업을 영위하며, 피고의 물티슈 캡 절첩 지그 제작을 의뢰받아 제품을 납품한 업체
• 피고 E: 물티슈 사업자로서, 인건비 절감을 위해 물티슈 캡 절첩 자동화 설비의 필요성을 느껴 원고에게 장치 제작을 의뢰하고, 이 사건 특허를 단독으로 출원하여 등록받은 발명자

분쟁 상황

물티슈 캡은 몸체링과 힌지커버로 나뉘어 사출성형된 후, 작업자가 이를 하나하나 손으로 접어 고정하는 방식이 일반적이었습니다. 이 과정에서 숙련된 작업자 확보의 어려움과 높은 인건비, 낮은 생산성 때문에 자동화의 필요성이 제기되었습니다. 피고는 이러한 문제점을 해결하고자 자동화 설비를 구상했고, 원고에게 물티슈 캡을 사출성형기에서 바로 꺼내 접을 수 있는 장치 제작을 의뢰했습니다. 피고는 기존 와이어 방식 대신 회전실린더를 사용하여 물티슈 캡을 접는 방식을 제안했고, 원고 대표이사는 이를 바탕으로 설계 도면을 작성하고 제품을 제작하여 피고에게 납품했습니다. 이후 피고는 이 장치에 대해 단독으로 특허를 출원하여 등록받았고, 원고는 이 특허가 진보성이 없거나 공동발명자의 권리를 침해한 것이라며 특허 무효를 주장하게 되었습니다.

핵심 쟁점

1. 이 사건 특허발명(물티슈 캡용 절첩지그)이 기존 기술들(선행발명)로부터 쉽게 발명할 수 없는 진보성을 갖는지 여부
2. 이 사건 특허발명에 원고의 대표이사 B가 실질적으로 기여하여 공동발명자로 볼 수 있는지 여부, 그리고 피고가 단독으로 출원함으로써 특허법상 공동출원 규정을 위반했는지 여부

법원의 판단

1. 진보성 인정: 법원은 이 사건 특허발명이 선행발명들을 단순히 결합하는 것만으로는 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 없는 기술적 차별성과 효과를 가지므로 진보성이 부정되지 않는다고 판단했습니다.
2. 공동발명자 불인정 및 공동출원 규정 비위반: 법원은 원고 대표이사 B가 이 사건 특허발명의 기술적 사상 창작에 실질적으로 기여했다고 볼 증거가 부족하다고 판단하여 B를 공동발명자로 인정하지 않았습니다. 따라서 피고의 단독 출원이 공동출원 규정을 위반한 것이 아니라고 보았습니다.
3. 최종 판결: 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되지 않고 공동출원 규정을 위반하지 않아 유효하므로, 원고가 특허심판원의 심결 취소를 구하는 청구를 기각했습니다. 소송비용은 원고가 부담하도록 했습니다.

결론

법원은 피고의 '물티슈 캡용 절첩지그' 특허발명이 기존 기술들을 단순히 조합한 것에 불과하여 쉽게 만들 수 있는 것이 아니며, 원고의 대표이사가 발명에 실질적으로 기여하여 공동발명자로 볼 수 없으므로 특허가 유효하다고 판단했습니다. 이에 따라 원고가 특허심판원의 결정을 취소해 달라고 제기한 소송은 기각되었습니다.

연관 법령 및 법리

1. 특허법 제33조 제1항 및 제2항 (발명을 한 사람과 공동발명)​: 특허는 발명을 한 사람 또는 그 승계인에게 권리가 있습니다. 2인 이상이 공동으로 발명한 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 합니다. 이 사건에서 법원은 발명자에 해당하려면 단순히 아이디어 제공이나 자금 제공을 넘어 "기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여"해야 한다고 강조했습니다. 원고 대표이사 B가 제안한 방식들이 기존 기술의 변경 또는 치환에 불과하고 기능이나 작용효과가 동일하다고 보아 실질적 기여를 인정하지 않았습니다.
2. 특허법 제44조 (공유 특허를 받을 수 있는 권리)​: 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 해야 합니다. 이 조항을 위반하면 특허 무효 사유가 됩니다. 법원은 B가 공동발명자가 아니라고 판단했으므로, 피고의 단독 출원은 이 조항을 위반하지 않은 것으로 보았습니다.
3. 특허법 제99조 제3항 (공유 특허권의 실시)​: 특허권이 공유인 경우, 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 받지 않고 그 특허발명을 실시할 수 있습니다. 법원은 B가 만약 공동발명자였다면 실시권을 가질 것이므로, 피고에게 제품을 제작하지 않겠다는 문자메시지를 보낼 이유가 없다고 지적하며 B의 공동발명자 주장을 반박하는 근거로 활용했습니다.
4. 특허발명의 진보성 (특허법 제29조 제2항 간접 적용)​: 특허발명은 기존 기술(선행기술)과 비교하여 "통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는" 고유한 기술적 가치(진보성)를 가져야 합니다. 이 사건에서 원고는 피고의 특허가 선행발명들의 조합에 불과하여 진보성이 없다고 주장했으나, 법원은 선행발명들로부터 이 사건 특허발명의 핵심 구성요소(특히 후방회전판체의 기능, 작동판체와의 결합 방식, 물티슈 캡 절첩 방식)를 쉽게 도출하기 어렵다고 판단하여 진보성을 인정했습니다. 특히 선행기술의 기술 분야가 직접적으로 관련이 없는 경우, 단순히 선행기술을 결합하여 새로운 발명을 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어렵다는 법리가 적용되었습니다.

참고 사항

1. 발명 기여도 명확화: 여러 사람이 함께 아이디어를 내고 제품을 개발할 경우, 누가 어떤 기술적 착상에 실질적으로 기여했는지 명확하게 기록하고 합의하는 것이 중요합니다. 특히 특허출원 전에 공동발명자 여부와 특허권에 대한 권리 관계를 서면으로 정리해 두면 추후 분쟁을 예방할 수 있습니다.
2. 선행기술 조사 철저: 새로운 기술을 개발하거나 특허를 출원하기 전에는 관련 분야의 기존 특허나 공개된 기술(선행기술)을 철저히 조사해야 합니다. 이는 자신의 발명이 진보성을 갖는지 판단하고, 불필요한 특허 분쟁을 피하는 데 도움이 됩니다.
3. 기술적 차별성 확보: 기존 기술과 유사하더라도 특허를 인정받으려면 기술적 과제를 해결하기 위한 수단이나 방법, 또는 달성하는 효과 면에서 기존 기술보다 더 나은 '진보성'을 입증해야 합니다. 단순히 여러 기술을 조합하는 것을 넘어 새로운 기술적 착상이나 현저한 효과를 만들어내는 것이 중요합니다.