비밀침해/특허
주식회사 A는 피고 주식회사 C가 등록한 상표가 자신들의 선등록 상표 및 선사용 상표와 유사하여 소비자에게 혼동을 일으키고 부정한 목적으로 출원된 것이라며 상표 등록 무효 심판을 청구했습니다. 특허심판원은 일부 상품에 대해서만 등록 무효를 결정했으나 주식회사 A는 나머지 지정상품에 대해서도 등록 무효를 주장하며 특허법원에 심결 취소 소송을 제기했습니다. 법원은 피고의 등록상표가 원고의 선사용상표와 유사하며 원고의 상표가 국내에 널리 알려져 있었고 지정상품 간 경제적 견련성이 인정되어 소비자의 출처 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 판단했습니다. 또한 피고에게 부정한 목적이 있었다고 보아 원고의 주장을 받아들여, 광고업, 홍보업, 마케팅서비스업을 제외한 피고의 모든 지정상품에 대한 등록 무효를 선고했습니다.
원고인 주식회사 A는 'Tirr Lirr' 및 '티르리르' 상표를 사용하여 2010년부터 귀금속류 액세서리, 시계 등을 판매해왔습니다. 이들은 백화점, 온라인, 홈쇼핑을 통해 상당한 매출을 올리고 유명 연예인 PPL, 패션쇼 참가, 잡지 소개, SNS 및 포털사이트 홍보 등 적극적인 마케팅 활동을 펼쳐 국내 소비자들에게 널리 알려진 브랜드로 성장했습니다.
한편 피고인 주식회사 C는 2017년 5월 2일에 'TIRTIR' 상표를 출원하여 같은 해 12월 6일에 등록했습니다. 주식회사 A는 피고의 'TIRTIR' 상표가 자신들의 상표와 유사하고, 이로 인해 소비자들이 출처를 오인·혼동할 염려가 있으며, 피고가 부정한 목적으로 상표를 등록했다고 주장하며 특허심판원에 등록무효심판을 청구했습니다. 특허심판원은 일부 서비스업(광고업, 홍보업, 마케팅서비스업)에 대해서만 무효 결정을 내리자, 원고는 나머지 지정상품에 대해서도 등록무효를 구하는 소송을 제기하게 되었습니다.
이 사건의 주요 쟁점은 다음과 같습니다.
법원은 특허심판원의 심결 중 '광고업, 홍보업, 마케팅서비스업'을 제외한 나머지 지정상품에 관한 부분을 취소했습니다. 이는 피고의 등록상표가 해당 지정상품에 대해 무효라는 원고의 주장을 대부분 인용한 것입니다.
재판부는 피고의 'TIRTIR' 상표가 원고의 'Tirr Lirr', '티르리르' 상표와 호칭이 매우 유사하여 유사 상표에 해당한다고 보았습니다. 또한 원고가 2010년부터 2017년까지 기록한 매출액, 광고비 지출, 유명 연예인 PPL, 패션 잡지 및 홈쇼핑 홍보, 백화점 매장 수, 온라인 검색량 등을 종합하여 볼 때, 원고의 선사용상표가 피고의 등록상표 출원 및 등록 결정 시점에 이미 국내에 널리 알려져 있었다고 인정했습니다.
나아가 화장품 등과 귀금속제 액세서리 등은 주요 수요층이 중복되고, 백화점에서 함께 판매되는 경우가 많으며, 최근 토털패션 경향에 비추어 볼 때 경제적 견련성이 인정된다고 판단했습니다. 이러한 사정들을 종합하여 볼 때, 피고의 등록상표는 소비자로 하여금 원고의 상표로 오인·혼동하게 하여 기만할 염려가 있다고 보았습니다.
또한 피고가 상표 출원 당시 원고의 선사용상표 존재를 알았을 것으로 보이며, 사후적으로 상표의 의미를 부여한 점 등을 고려할 때 부정한 목적이 있었다고 인정하여, '광고업, 홍보업, 마케팅서비스업'을 제외한 나머지 모든 지정상품에 대한 피고 상표의 등록이 무효라고 판결했습니다.
이번 사건에서 주요하게 적용된 법령과 법리는 다음과 같습니다.
상표법 제34조 제1항 제12호 (수요자를 기만할 염려가 있는 상표): 이 조항은 이미 특정인의 상표로 인식된 상표를 보호하여, 소비자가 상품의 품질이나 출처를 오인·혼동하는 것을 방지하는 데 목적이 있습니다. 어떤 상표가 수요자를 기만할 염려가 있다고 판단되려면, 다음과 같은 조건이 충족되어야 합니다.
상표법 제34조 제1항 제13호 (부정한 목적): 이 조항은 국내외에서 특정인의 상품을 나타내는 것으로 인식된 상표가 국내에 등록되지 않았음을 이용하여, 제3자가 이를 모방한 상표를 등록함으로써 부당한 이익을 얻거나 모방 대상 상표의 가치를 훼손하거나 권리자의 국내 영업을 방해하려는 '부정한 목적'이 있는 상표의 등록을 불허하는 취지입니다. 부정한 목적이 있었는지 여부는 다음 요소들을 종합적으로 고려하여 판단합니다.
비슷한 상황에서 참고할 만한 내용은 다음과 같습니다.
