마스크팩, 마이크로 니들 기술 특허권 등록 명의 분쟁 사건

이 사건은 마스크팩 및 마이크로 니들 관련 특허권과 디자인권의 실제 발명자 및 권리 귀속을 둘러싼 분쟁입니다. 원고들은 피고에게 특허권 이전등록 및 금전 지급 채무가 없음을 확인하고자 본소 소송을 제기했고, 피고는 자신이 기술의 단독 발명자이며 원고들에게 특허권을 명의신탁했으므로 명의신탁 해지를 원인으로 한 이전등록과 더불어 공동불법행위 및 채무불이행으로 인한 손해배상을 반소로 청구했습니다. 제1심 법원은 원고들의 본소 청구를 인용하고 피고의 반소 청구를 기각했으며, 항소심 또한 피고의 항소를 기각하고 반소 청구를 모두 기각함으로써 원심 판결을 유지했습니다.

관련 당사자

• 주식회사 A: 원고이자 반소피고, 마스크팩 등 화장품 제조 및 판매 회사
• B: 원고이자 반소피고, 주식회사 A의 관계자이자 개인사업체 운영자
• C: 피고이자 반소원고, 마스크팩, 마이크로 니들 등 제품 제조 및 기술 개발자

분쟁 상황

피고 C는 2014년부터 원고 B의 제안으로 화장품 공동 개발에 참여하여 마이크로 니들 및 마스크팩 제조, 원고 회사에 제품을 납품하는 사업을 진행했습니다. 이 과정에서 여러 특허권 및 디자인권이 출원 및 등록되었는데, 대부분 원고 B 또는 원고 회사 명의로 등록되었습니다. 피고는 자신이 이러한 기술들의 단독 발명자이며, 원고들과의 공동사업 관계에서 투자 유치를 목적으로 특허권 등을 원고들 명의로 명의신탁했다고 주장했습니다. 하지만 사업 관계가 파탄에 이르자, 피고는 명의신탁 해지를 원인으로 특허권 등의 이전등록을 청구하고, 원고들의 공동불법행위(단프라 박스 3,400개 미반환) 및 채무불이행(Z사에 납품할 마스크팩 640만 개 및 AA 마스크팩 150만 개 미인수)으로 총 1,205,060,000원의 손해배상을 청구하며 반소를 제기했습니다. 이에 맞서 원고들은 자신들이 발명자이거나 특허권을 받을 권리를 적법하게 승계받았으므로 피고에게 어떠한 채무도 없다고 주장하며 채무부존재확인 본소 소송을 제기했습니다.

핵심 쟁점

이 사건의 주요 쟁점은 세 가지입니다. 첫째, 이 사건 특허권 및 디자인권의 실질적인 발명자 또는 창작자가 누구인지입니다. 피고는 자신이 단독 발명자라고 주장했습니다. 둘째, 피고가 발명자일 경우 원고들에게 특허권을 받을 권리를 적법하게 승계했는지 아니면 투자 유치 등 특정 목적을 위해 명의신탁을 한 것인지 여부입니다. 셋째, 피고가 주장하는 단프라 박스 대금, 마스크팩 미인수에 따른 손해배상 등 금전 지급 채무가 원고들에게 존재하는지 여부입니다.

법원의 판단

1. 피고(반소원고)의 이 사건 본소에 대한 항소는 기각됩니다. (원고들의 특허권 이전등록채무 및 금전지급채무 부존재 확인 청구 인용)
2. 피고(반소원고)가 이 법원에서 추가 및 교환적으로 변경한 반소 청구(특허권 등 이전등록 청구 및 금전지급 청구)는 모두 기각됩니다.
3. 소송 총비용은 피고(반소원고)가 부담합니다.

결론

법원은 피고 C가 이 사건 특허권 등의 단독 발명자 및 창작자에 해당한다고 판단했습니다. 그러나 피고가 오랫동안 원고들과 밀접한 사업 관계를 유지하며 이익을 얻었고, 특허권 등 등록 이후 명의 이전을 요구하지 않았던 점 등을 종합하여, 원고들이 피고로부터 특허권 등을 받을 권리를 적법하게 승계했다고 보았습니다. 반면 피고가 주장한 명의신탁 약정은 그 사실을 인정할 객관적인 증거가 부족하여 받아들여지지 않았습니다. 또한 피고가 제기한 단프라 박스 대금 및 마스크팩 미인수에 따른 금전지급 청구 역시 증거 부족으로 기각되었습니다. 따라서 원고들은 피고에게 특허권 이전등록 및 금전 지급 채무가 없음을 확인받았고, 피고의 모든 반소 청구는 기각되었습니다.

연관 법령 및 법리

1. 특허법 제33조 제1항 (발명자)​: '발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가집니다.' 법원은 이 조항을 근거로 단순히 발명의 아이디어나 자금을 제공한 것을 넘어, 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시하고 실험을 통해 구체화하는 등 기술적 사상의 창작 행위에 실질적으로 기여해야 발명자로 인정된다고 보았습니다. 이 사건에서 피고 C는 공정도 작성, 장비 제작 기술 전달, 금형 제작 등 구체적인 기여를 인정받아 단독 발명자로 판단되었습니다.
2. 디자인보호법 제3조 제1항 (디자인 창작자)​: '디자인을 창작한 자 또는 그 승계인은 이 법에 따라 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가집니다.' 이 조항은 특허법상의 발명자 개념과 유사하게 디자인 창작에 실질적으로 기여한 사람을 창작자로 봅니다.
3. 특허법 제37조 제1항 (특허를 받을 수 있는 권리의 이전)​: '특허를 받을 수 있는 권리는 재산권으로서 양도할 수 있습니다.' 법원은 이 권리가 명시적 또는 묵시적인 계약을 통해서도 이전될 수 있다고 보았습니다. 이 사례에서는 원고들과 피고 사이에 특허권 등을 원고들 명의로 등록하기로 합의한 사실, 피고가 원고들과 밀접한 사업 관계를 유지하며 이익을 얻었고, 권리 등록 이후 오랜 기간 동안 명의 이전을 요구하지 않은 점 등을 종합하여 원고들이 특허권을 받을 권리를 적법하게 승계했다고 판단했습니다.
4. 채무부존재확인소송의 입증책임: 금전채무부존재확인소송에서는 채무자인 원고가 먼저 채무 발생 원인 사실을 부정하면, 채권자인 피고가 권리관계의 요건 사실에 관하여 주장 및 증명 책임을 부담합니다. 피고의 반소 청구(금전 지급)가 증거 부족으로 기각된 것은 이 법리가 적용된 결과입니다.

참고 사항

1. 발명자 기여의 명확화: 기술 개발에 참여할 때 단순히 아이디어를 제공하거나 자금을 지원하는 것을 넘어, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상, 수단, 방법 제공 등 창작 행위에 실질적으로 기여해야 발명자로 인정될 수 있습니다. 공동 개발 시 각자의 기여를 명확히 기록해두는 것이 중요합니다.
2. 권리 이전 및 명의신탁 계약의 문서화: 특허권을 받을 권리를 양도하거나 명의신탁을 하는 경우, 그 합의 내용을 명확히 문서로 작성해야 합니다. 특히 명의신탁의 경우 목적, 기간, 해지 조건 등을 구체적으로 명시하지 않으면 추후 분쟁 시 입증이 매우 어려울 수 있습니다.
3. 사업 관계와 특허권 귀속의 분리: 공동 사업을 진행하더라도, 각자가 개발한 기술에 대한 특허권 귀속 문제는 별개의 계약으로 명확히 정하는 것이 필요합니다. 사업 관계가 종료되거나 파탄이 났을 때 특허권 분쟁으로 이어지는 것을 방지할 수 있습니다.
4. 증거 확보의 중요성: 손해배상 등 금전 청구를 할 경우, 피해 사실, 손해액, 상대방의 귀책 사유 등을 입증할 수 있는 객관적인 증거(계약서, 발주서, 거래 내역, 이메일, 메신저 기록 등)를 철저히 확보해야 합니다. 본 사례에서 피고의 금전 청구는 증거 부족으로 모두 기각되었습니다.
5. 장기간의 침묵과 권리 주장: 특허권 등이 타인 명의로 등록된 사실을 알고서도 오랜 기간 동안 명의 이전을 요구하지 않았다면, 이는 권리를 양도하거나 묵시적으로 승인한 것으로 해석될 가능성이 높습니다. 자신의 권리 주장이 있다면 가능한 한 빨리 명확한 의사를 표시해야 합니다.