비밀침해/특허
원고는 폴딩도어용 부품의 등록디자인 및 등록고안 권리자로서, 피고들과 대리점 계약을 체결하였으나 계약 해지 후 피고들이 원고의 등록된 디자인과 고안이 적용된 제품을 계속 사용하고 유사한 제품을 제작하여 판매하는 행위로 인해 소송을 제기했습니다. 법원은 피고들이 2017년 3월 1일부터 2017년 9월 30일까지 원고의 등록디자인 및 등록고안이 적용된 폴딩도어 부품을 사용한 행위와 2017년 10월 1일부터 2018년 4월 30일까지 피고 결합구 제품을 제작 및 사용하여 원고의 등록고안을 침해한 사실을 인정했습니다. 이에 따라 피고 결합구 제품의 생산, 사용 등을 금지하고 보관 중인 제품을 폐기하도록 명령하였으며, 원고에게 2천만 원의 손해배상금과 지연이자를 지급하라는 판결을 내렸습니다. 다만, 피고들이 자체 디자인한 수평바 및 수직바 제품은 원고의 등록디자인과 유사하지 않다고 보아 디자인권 침해는 인정하지 않았으며, 위자료 청구도 기각되었습니다.
원고와 피고 주식회사 B는 2014년 11월 28일 원고의 등록디자인 및 등록고안이 적용된 폴딩도어용 부품을 피고 B가 납품받아 영업하는 대리점 계약을 체결했습니다. 2015년 12월경 피고 B는 원고의 수평바, 수직바 등록디자인이 적용된 폴딩도어용 프레임 제품을 직접 제작하여 사용하기 시작했습니다. 2016년 12월 6일 원고와 피고 B는 대리점 계약을 합의해지하고 2017년 1월 27일까지 거래를 정산하기로 했습니다. 원고는 2016년 12월 8일 피고 회사에 계약 해지에 따라 2017년 1월 27일 이후 원고의 등록디자인 및 등록고안이 적용된 제품의 제조, 판매, 소지, 사용 등을 중단해야 한다는 내용증명을 발송했습니다. 그러나 피고들은 2017년 1월 28일 이후에도 폴딩도어 시공·설치 영업을 계속하며 원고의 등록디자인 및 등록고안이 적용된 제품을 사용했습니다. 특히, 2017년 3월 1일부터 2017년 9월 30일까지 원고의 등록디자인 및 등록고안이 적용된 폴딩도어용 프레임 및 결합구 제품을 영업에 사용했습니다. 또한, 피고 C은 2017년 4월 10일경 자체 폴딩도어용 결합구 디자인을 창작하고 2017년 5월 24일 금형 제작을 의뢰하여 2017년 10월 초경부터 자체 제작한 피고 결합구 제품을 영업에 사용하기 시작했습니다. 이에 원고는 피고들의 행위가 자신의 디자인권 및 실용신안권을 침해한다고 주장하며 침해 금지, 제품 폐기 및 158,951,633원의 손해배상금 지급을 청구하는 소송을 제기했습니다. 관련 형사사건으로 피고들은 2018년 11월 27일 디자인보호법 및 실용신안법 위반 혐의로 기소되어 2019년 3월 28일 유죄 판결을 받은 바 있습니다.
피고들이 대리점 계약 해지 후 원고의 등록디자인 및 등록고안이 적용된 폴딩도어 부품을 계속 사용하거나 유사한 제품을 제작하여 판매한 행위가 원고의 디자인권 및 실용신안권을 침해하는지 여부가 쟁점이 되었습니다. 특히, 피고들이 자체 제작한 폴딩도어용 프레임(수평바, 수직바) 및 결합구 제품이 원고의 등록디자인 및 등록고안과 동일하거나 유사한지, 그리고 이러한 침해행위로 인한 손해배상액을 어떻게 산정할 것인지가 주요 쟁점이었습니다.
법원은 다음과 같이 판결했습니다:
법원은 피고들이 원고의 등록고안이 적용된 결합구 제품을 무단으로 사용하고 유사한 결합구 제품을 제작하여 실용신안권을 침해한 사실을 인정했습니다. 이에 따라 피고들에게 해당 결합구 제품의 사용 금지 및 폐기 명령과 함께 2천만 원의 손해배상금을 지급하도록 판결했습니다. 반면, 수평바 및 수직바 디자인 침해 주장은 받아들이지 않았으며, 원고의 위자료 청구도 기각되었습니다.
이 사건은 주로 실용신안법과 디자인보호법에 근거하여 지적재산권 침해 여부를 판단하고 손해배상액을 산정했습니다.
실용신안권 침해: 실용신안권은 물품의 기술적 사상이나 고안에 대한 독점적 권리입니다. 법원은 침해 제품이 등록고안의 청구범위에 기재된 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 포함하는 경우 침해를 인정합니다. 피고 결합구 제품은 원고의 등록고안과 기술분야, 목적 및 효과가 동일하고, 모든 구성요소를 실질적으로 포함한다고 판단되어 실용신안권 침해를 인정했습니다. 특히, 고안의 구성요소를 대비할 때 관통공의 단면 형상과 같이 명세서에 특별히 한정되지 않은 부분은 다소 차이가 있더라도 고안의 목적과 기능을 달성한다면 실질적으로 동일하게 보았습니다.
디자인권 침해: 디자인권은 물품의 형상, 모양, 색채의 결합에서 오는 심미적 가치에 대한 독점적 권리입니다. 디자인의 유사성 판단은 각 구성요소를 부분적으로 분리하여 대비하는 것이 아니라 전체적인 심미감을 기준으로 판단합니다. 또한, 공지된 형상 부분이나 디자인의 기본적, 기능적 형태는 그 중요도를 낮게 평가하여 디자인권 보호 범위에서 제외될 수 있습니다. 이 사건에서는 피고 수평바 및 수직바 제품 디자인이 원고의 등록디자인과 비교했을 때 공지된 부분과 기능적 형태를 제외한 특징적인 부분에서 차이가 있어 유사성을 인정하지 않았습니다.
지적재산권 침해에 따른 손해배상 (실용신안법 제30조, 특허법 제128조 제7항, 디자인보호법 제115조 제6항): 이 조항들은 지적재산권 침해로 인한 손해배상액을 추정하거나 법원이 재량으로 손해액을 인정할 수 있도록 규정하고 있습니다. 침해자가 침해행위로 얻은 이익액(한계이익)을 손해액으로 볼 수 있으나, 이 사건처럼 이익액을 정확히 산출하기 매우 곤란한 경우에는 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사 결과를 바탕으로 상당한 손해액을 인정할 수 있습니다. 법원은 피고 회사의 매출액 전부가 침해 제품의 기여에 따른 것이라고 단정하기 어렵고, 비용 구분도 명확하지 않다는 이유로 법원의 재량으로 손해액 2천만 원을 인정했습니다.
계약 해지 후의 권리 사용: 대리점 계약과 같이 타인의 지적재산권을 사용하는 계약이 해지될 경우, 해당 권리의 사용 중지 의무가 발생합니다. 비록 재고 소진을 위해 일정 기간 사용을 합의했더라도, 그 기간을 초과하여 사용하면 권리 침해로 간주될 수 있습니다.
사업 계약 해지 시 지적재산권(디자인권, 실용신안권, 특허권 등)의 사용 가능 여부와 사용 기간을 명확히 문서화하여 분쟁의 소지를 없애는 것이 중요합니다. 타인의 등록된 디자인이나 고안을 무단으로 사용하거나 유사한 제품을 제작하여 판매하는 행위는 디자인권 및 실용신안권 침해에 해당할 수 있으므로, 새로운 제품 개발 시 기존 등록된 지적재산권에 대한 철저한 조사가 필요합니다. 권리 침해 행위가 발생했을 때는 내용증명 발송 등 공식적인 절차를 통해 침해 중단을 요청하고, 이를 통해 침해 시점과 의무 위반 사실을 입증할 증거를 미리 확보해야 합니다. 계약 해지 후 재고 소진 등의 목적으로 특정 기간 동안의 지적재산권 사용을 합의했다면, 그 기간을 엄수해야 하며 이를 초과하여 사용할 경우 권리 침해로 간주될 수 있습니다. 지적재산권 침해로 인한 손해배상액 산정 시에는 매출액 전체가 아닌 침해 제품의 기여도, 변동비용 등을 고려하게 되므로, 관련 재무 자료를 정확하게 준비하는 것이 중요합니다. 디자인의 유사성 판단은 부분적으로 분리하여 대비하는 것이 아니라 전체적인 심미감을 기준으로 하며, 이미 널리 알려진(공지된) 부분이나 물품의 기능상 당연히 있어야 할 형태는 그 중요도가 낮게 평가될 수 있음을 유의해야 합니다.
서울중앙지방법원 2022
원준성 변호사 수원지방법원성남지원 2020
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성동영 변호사 외 1명 수행서울중앙지방법원 2019
원준성 변호사 서울중앙지방법원 2015
정양훈 변호사 외 1명 수행
