변동등록

특허권은 개인의 재산권이므로 등록권자의 의사에 의하여 이를 이전하거나 법령의 요건에 의하여 타인에게 이전될 수 있습니다.특허권자는 그 특허권의 전용실시권을 다른 사람에게 설정하거나 다른 사람이 이용할 수 있도록 통상실시권을 설정할 수 있습니다.특허발명의 사용이 공공의 이익을 위해 특히 필요하고 사용에 대한 허락이 원활하지 않는 경우에는 예외적으로 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정(裁定)을 청구할 수 있습니다.

권리이전의 등록

• 특허권은 개인의 재산권이므로 등록권자의 의사에 의하여 이를 이전하거나 법령의 요건에 의하여 타인에게 이전될 수 있습니다(「특허법」 제99조제1항 참조).

• 특허권의 이전이 효력을 발생하기 위해서는 이를 특허청에 등록해야 합니다(「특허법」 제101조제1항제1호).

전용실시권

• 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있습니다(「특허법」 제100조제1항).

  • "전용실시권"이란 일정 범위 내에서 타인의 특허발명을 업으로서 “독점 실시”할 수 있는 권리로서 전용실시권이 설정된 범위 내에는 특허권자도 전용실시권자의 허락 없이 특허발명을 실시할 수 없습니다(『2024 지식재산권의 손쉬운 이용』, 특허청, 2024, 97쪽).

• 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점합니다(「특허법」 제100조제2항).

• 전용실시권자는 다음의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이전할 수 있습니다(「특허법」 제100조제3항).

  • 전용실시권을 실시사업(實施事業)과 함께 이전하는 경우
  • 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우

• 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있습니다(「특허법」 제100조제4항).

통상실시권

• 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있습니다(「특허법」 제102조제1항).

  • "통상실시권"이란 타인의 특허발명을 일정조건하에서 업으로 실시할 수 있는 권리로써, 통상실시권은 전용실시권과는 달리 독점력이 없습니다(『2024 지식재산권의 손쉬운 이용』, 특허청, 97쪽).

• 「특허법」 제107조에 따른 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있습니다(「특허법」 제102조제3항).

• 통상실시권 허락의 심판(「특허법」제138조, 「실용신안법」 제32조)에 따른 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권 또는 실용신안권과 함께 이전되고 해당 특허권 또는 실용신안권이 소멸되면 함께 소멸합니다(「특허법」 제102조제4항).

• 「특허법」 제102조제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있습니다(「특허법」 제102조제5항).

• 통상실시권에 대한 질권

  • 「특허법」 제102조제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권을 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있습니다(「특허법」 제102조제6항).

통상실시권 설정의 재정(裁定)(강제실시제도)

• 발명을 보호하고 그 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉진하여 산업발전에 기여하려는 「특허법」의 목적을 달성할 수 있도록 특허권자는 자신의 특허발명을 성실하게 실시할 의무가 있습니다. 그러나 특허발명자가 자신의 특허발명을 실시하지 않는 경우에 특허발명의 실시를 타인에게 허락할 수 있는 제도가 통상실시권 설정의 재정입니다[특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr) -지식재산제도-주요제도-산업재산분야 제도-강제실시제도 참고].

• 통상실시권 재정의 요건

  • 특허발명을 실시하려는 자는 특허발명이 다음 어느 하나에 해당하고, 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의(이하 "협의"라 함)를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정(裁定)을 청구할 수 있습니다(「특허법」 제107조제1항 본문).

1. 특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 다음의 정당한 이유(「특허권의 수용·실시 등에 관한 규정」 제6조제1항) 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우

   • 특허권자가 심신장애로 인한 활동불능으로 그 특허발명을 실시하지 못한 경우(다만, 의료기관의 장이 증명한 경우에 한함)
   • 특허발명의 실시에 있어서 정부기관이나 타인의 허가·인가·동의 또는 승낙을 필요로 할 경우에 그 허가·인가·동의 또는 승낙을 받지 못함으로 인하여 그 특허발명을 실시하지 못한 경우
   • 특허발명의 실시가 법령에 의하여 금지 또는 제한되어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우
   • 특허발명의 실시에 필요한 원료 또는 시설이 국내에 없거나 수입이 금지되어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우
   • 특허발명의 실시에 따른 물건의 수요가 없거나 그 수요가 적어 이를 영업적 규모로 실시할 수 없어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우

2. 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우

3. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우

4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

5. 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함)을 수입하려는 국가에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

• 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우와 위의 4.의 경우에는 협의없이도 재정을 청구할 수 있습니다(「특허법」 제107조제1항 단서).

• 특허발명이 특허출원일부터 4년이 지나지 아니한 특허발명에 관하여는 위의 1. 및 2.를 적용하지 않습니다(「특허법」 제107조제2항).

• 통상실시권 재정의 설정

  • 특허청장은 재정을 하는 경우 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 합니다(「특허법」 제107조제3항).

법정실시권

• 선사용에 의한 통상실시권

  • 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가집니다(「특허법」 제103조).

• 무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권

  • 다음 어느 하나에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가집니다(「특허법」 제104조제1항).

1. 동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나를 무효로 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자

2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원(原)실용신안권자

3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자

4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자

5. 1.부터 4. 까지의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 「특허법」 제118조제2에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니합니다.

• 「특허법」 제104조제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 합니다(「특허법」 제104조제2항).

• 질권행사 등으로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권

  • 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말함)는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가집니다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급해야 합니다(「특허법」 제122조).

특허권 등의 포기

• "말소등록"이란 특허권의 권리에 설정된 실시권, 질권 및 가등록된 권리를 포기, 사망, 계약해제, 명의인의 승낙, 판결 등의 원인으로 말소시키는 것을 말합니다(『2024 지식재산권의 손쉬운 이용』, 특허청, 97쪽).

• 특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 포기한 때에는 특허권·전용실시권 또는 통상실시권은 그때부터 소멸됩니다(「특허법」 제120조).

  • 말소등록신청에 관한 내용은 사안별로 차이가 있으므로 특허청(☎ 1544-8080)에 문의하여 확인하여야 합니다.

특허권에 대한 질권설정

• 특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하였을 때에는 질권자는 계약으로 특별히 정한 경우를 제외하고는 해당 특허발명을 실시할 수 없습니다(「특허법」 제121조).

• 질권은 이 「특허법」에 따른 보상금이나 특허발명의 실시에 대하여 받을 대가나 물건에 대해서도 행사할 수 있습니다. 다만, 그 보상금 등의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 합니다(「특허법」 제123조).

소멸권리회복제도

• 추가납부기간에 특허료를 내지 않았거나 보전기간에 보전하지 않아 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3개월 이내에 특허료의 2배를 내고, 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있습니다(「특허법」 제81조의3제3항 전단).

  • 이 경우 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 봅니다(「특허법」 제81조의3제3항 후단).

• 특허권의 회복을 신청하려는 특허권자는 「특허권 등의 등록령 시행규칙」 별지 제25호서식의 납부서에 그 취지를 적어 특허청장에게 제출해야 합니다. 이 경우 대리인을 통해 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통을 첨부해야 합니다(「특허법 시행규칙」 제55조의2제2항).