여성청결제 상표 무단 사용 및 허위 특허 광고 손해배상 사건

피고들은 원고 회사 제품과 유사한 여성청결제를 생산 판매하면서 원고 회사의 등록상표를 무단으로 사용하고 소멸된 특허를 마치 유효한 것처럼 허위 광고하여 상표권 침해 및 표시광고법 위반에 따른 손해배상 책임을 지게 되었습니다. 법원은 피고들이 공동으로 원고 주식회사 A에게 13,854,192원과 지연손해금을 지급하라고 판결했으나, 원고 주식회사 A의 나머지 청구와 원고 B의 모든 청구는 기각되었습니다.

관련 당사자

• 원고 주식회사 A: 의약품 및 화장품 제조·판매 회사로 이 사건 등록상표에 대한 전용사용권을 가진 당사자입니다.
• 원고 B: 원고 주식회사 A의 대표이자 사내이사이며 이 사건 등록상표의 상표권자이고 소멸된 특허의 원 특허권자입니다.
• 피고 주식회사 C: 화장품 제조·판매 회사로 문제의 여성청결제를 생산·판매한 주체입니다.
• 피고 D: 피고 주식회사 C의 사내이사이며 과거 원고 회사와 총판계약을 맺었던 인물입니다.
• 피고 E: 피고 주식회사 C의 대표이사입니다.

분쟁 상황

원고 주식회사 A는 의약품 및 화장품 제조·판매 회사로 세 개의 상표(이 사건 각 등록상표)에 대한 전용사용권을 가지고 있었고, 원고 B은 이 상표들의 상표권자이자 과거에 두 개의 발명(이 사건 각 발명)을 특허로 등록했으나 등록료 미납으로 특허권이 소멸된 상태였습니다. 피고 D는 2017년 원고 회사와 여성청결제 관련 총판계약을 맺었으나 2019년 계약이 해지되었습니다. 이후 피고 주식회사 C(대표이사 E, 사내이사 D)는 2019년 말부터 2020년 말까지 'X'라는 여성청결제를 생산·판매하면서, 제품 내부 포장에 원고 회사의 등록상표와 유사한 'AA' 표장을 사용하고 외부 포장에는 이미 소멸된 원고 B의 특허등록번호를 기재하며 '특허받은 원료 사용'이라고 허위 광고했습니다. 이로 인해 피고들은 상표법 위반과 특허법 위반으로 각각 벌금 700만 원(E, D) 및 500만 원(C)의 약식명령을 고지받아 확정되었고, 원고들은 피고들에게 상표권 침해 및 표시광고법 위반으로 인한 손해배상을 청구하는 소송을 제기했습니다.

핵심 쟁점

피고들이 원고 회사의 등록상표 전용사용권을 침해했는지 여부, 피고들의 '특허받은 원료 사용' 광고가 표시광고법상 거짓 표시·광고에 해당하는지 여부, 상표권 침해 및 거짓 표시·광고로 인한 손해배상 범위 및 산정 방식, 전용사용권 설정 후 상표권자(원고 B)가 상표권 침해로 인한 손해배상을 청구할 수 있는지 여부, 소멸된 특허를 이용한 허위 광고가 원 특허권자(원고 B)에게 손해를 발생시키는지 여부가 주요 쟁점이었습니다.

법원의 판단

1. 피고들은 공동하여 원고 주식회사 A에게 13,854,192원 및 이에 대하여 2021년 1월 1일부터 2024년 12월 20일까지는 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급해야 합니다.
2. 원고 주식회사 A의 피고들에 대한 나머지 청구와 원고 B의 피고들에 대한 청구는 모두 기각됩니다.
3. 소송비용 중 원고 주식회사 A와 피고들 사이에 생긴 부분 중 85%는 원고 주식회사 A가, 나머지는 피고들이 각각 부담하고, 원고 B과 피고들 사이에 생긴 부분은 원고 B이 부담합니다.
4. 제1항은 가집행할 수 있습니다.

결론

법원은 피고들이 판매한 여성청결제 제품에 표시된 표장이 원고 회사의 등록상표(이 사건 제1, 2 등록상표)와 동일하거나 유사하여 원고 회사의 전용사용권을 침해했다고 판단했습니다. 특히, 피고들이 상표법 위반으로 약식명령을 받아 형사처벌이 확정된 사실이 유력한 증거로 작용했습니다. 또한, 피고들이 소멸된 특허를 '특허받은 원료 사용'으로 광고한 것은 표시·광고의 공정화에 관한 법률(표시광고법) 제3조 제1항 제1호에 따른 거짓 표시·광고에 해당하며, 이로 인해 원고 회사의 판매량 감소 손해가 발생했음을 인정했습니다.

손해배상액은 상표법 제110조 제6항 및 표시광고법 제11조에 따라 손해액 증명이 곤란한 경우로 보고, 원고 회사 제품의 정가, 피고들 제품의 판매 수량, 표준소득률 등을 고려하여 상표 침해 및 부당 광고 각각 6,927,096원을 인정, 총 13,854,192원으로 산정했습니다. 그러나 상표법 제110조 제7항에 따른 증액배상과 변호사 비용 청구는 받아들여지지 않았습니다.

한편, 원고 B의 청구는 기각되었습니다. 원고 B이 원고 회사에 전용사용권을 설정해 주었으므로, 전용사용권이 미치는 범위 내에서는 상표권자 본인도 상표를 사용할 수 없어 상표권 침해로 인한 손해배상 청구를 할 수 없었습니다. 또한, 소멸된 특허를 이용한 허위 광고는 원고 B에게 특허권이 소멸되어 권리가 없고, 명예나 신용 저하를 입증할 증거가 부족하다고 판단되어 표시광고법 위반에 따른 손해배상 청구도 기각되었습니다.

연관 법령 및 법리

1. 상표의 유사 판단 (대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등): 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 판단하며, 어느 한 가지에라도 출처에 대한 오인·혼동을 초래할 우려가 있다면 유사 상표로 봅니다.
2. 지정상품의 유사 판단 (대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결): 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의해 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지 기준으로 상품 자체의 속성, 생산·판매·수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 판단합니다.
3. 전용사용권 (상표법 제95조 및 대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결): 전용사용권은 상표권자가 아닌 자가 상표권자로부터 설정을 받아 등록상표를 지정상품에 대하여 배타적·독점적으로 사용할 수 있는 권리를 말하며, 상표권자라고 하더라도 전용사용권이 미치는 범위 내에서는 상표를 사용할 수 없습니다.
4. 형사판결의 민사 효력 (대법원 1995. 1. 12. 선고 94다39215 판결): 민사재판이 형사재판의 사실인정에 구속을 받는 것은 아니지만, 동일한 사실관계에 관하여 확정된 형사판결의 유죄 인정 사실은 유력한 증거자료가 되며, 특별한 사정이 없는 한 이에 반대되는 사실을 인정하기 어렵습니다.
5. 표시·광고의 공정화에 관한 법률 (표시광고법) 제3조 제1항 제1호: 소비자를 속이거나 잘못 알게 할 우려가 있는 거짓·과장된 표시·광고 행위를 금지합니다.
6. 손해배상액 산정 (상표법 제110조 제6항 및 표시광고법 제11조): 침해행위로 인한 손해가 발생한 사실은 인정되나 그 손해액을 증명하기가 극히 곤란한 경우, 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사 결과를 바탕으로 상당한 손해액을 인정할 수 있습니다.
7. 변호사비용의 손해배상 불인정 (대법원 2010. 6. 10. 선고 2010다15363, 15370 판결 등): 불법행위로 인한 손해배상의 범위를 정할 때, 우리나라 법제 하에서는 불법행위 자체와 변호사비용 사이에 상당인과관계가 있음을 인정하기 어려워 변호사비용을 불법행위로 인한 손해배상채권에 포함시킬 수 없습니다.

참고 사항

1. 상표 사용 시 주의: 타인의 등록상표와 유사한 표장을 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 사용할 경우 상표권 침해에 해당될 수 있습니다. 외부 포장이 아닌 내부 포장에 표시되더라도 상표적 사용으로 인정될 수 있으므로 제품 출시 전 상표권 침해 여부를 반드시 확인해야 합니다.
2. 광고의 진실성 확보: '특허받은 원료', '기술 인증' 등 제품의 효능이나 특징을 강조하는 광고를 할 때는 해당 특허나 기술의 유효성, 내용과의 일치 여부를 철저히 확인해야 합니다. 소멸된 특허를 마치 유효한 것처럼 광고하는 행위는 표시·광고의 공정화에 관한 법률 위반으로 손해배상 책임을 질 수 있습니다.
3. 전용사용권 설정의 효과: 상표권자가 타인에게 전용사용권을 설정해 주면, 상표권자 본인도 해당 상표를 사용할 수 있는 권리가 제한됩니다. 따라서 전용사용권이 설정된 상표의 경우, 상표권자가 직접 상표권 침해에 대한 손해배상을 청구하기는 어렵습니다.
4. 손해배상액 산정의 어려움: 상표권 침해나 부당 광고로 인한 손해는 그 액수를 직접적으로 증명하기 어려울 수 있습니다. 이러한 경우 법원은 제품의 판매가, 판매량, 업계 표준 소득률 등 다양한 자료와 증거조사 결과를 종합하여 합리적인 손해배상액을 산정할 수 있습니다.
5. 형사처벌과 민사책임의 연관성: 상표법 위반 등 범죄행위로 인해 확정된 형사판결(약식명령 포함)은 민사재판에서 해당 사실을 인정하는 유력한 증거가 됩니다. 이는 민사상 손해배상 책임 인정에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.