비밀침해/특허
주식회사 A는 2010년부터 'BF' 상표를 사용하며 귀금속 액세서리 등을 판매해왔습니다. 이 상표는 백화점, 홈쇼핑, 유명 연예인 홍보 등을 통해 널리 알려졌습니다. 반면 주식회사 B는 2017년 'BJ' 상표를 출원하여 화장품, 귀금속 액세서리 등 다양한 상품에 대한 상표 등록을 받았습니다.
A사는 'BJ' 상표가 자신들의 'BF' 상표와 유사하고, 지정상품도 비슷하며, B사가 부정한 목적으로 상표를 등록했다고 주장하며 특허심판원에 등록무효심판을 청구했습니다.
특허심판원은 B사의 'BJ' 상표 중 '광고업, 홍보업, 마케팅서비스업'에 대해서만 A사의 선등록상표 등과 유사하다는 이유로 등록을 무효로 했습니다. 그러나 선사용상표 'BF'가 널리 알려졌다고 보기는 어렵다며 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호 적용은 기각했습니다.
이에 A사는 특허심판원의 결정에 불복하여 소송을 제기했고, 법원은 'BJ' 상표가 'BF' 상표와 호칭이 매우 유사하며, 'BF' 상표가 국내에 널리 알려져 있었다고 판단했습니다. 또한, '광고업, 홍보업, 마케팅서비스업'을 제외한 나머지 지정상품들도 'BF' 사용상품과 경제적으로 밀접한 관련이 있다고 보았습니다.
결과적으로 법원은 B사가 부정한 목적으로 'BJ' 상표를 등록했다고 판단하여, 특허심판원의 심결 중 '광고업, 홍보업, 마케팅서비스업'을 제외한 나머지 지정상품에 대한 부분을 취소하고 해당 상표 등록도 무효로 했습니다.
주식회사 A는 2010년부터 'BF' 상표를 사용하여 귀금속 액세서리 및 시계 등을 백화점, 온라인, 홈쇼핑을 통해 판매하고 유명 연예인 PPL, 패션쇼, 잡지, SNS 등 다양한 방법으로 홍보하며 상당한 매출과 광고비를 지출했습니다. 이로 인해 'BF' 상표는 국내 시장에서 원고의 상품을 표시하는 상표로 널리 인식되었습니다.
이후 주식회사 B는 2017년에 'BJ' 상표를 출원하여 화장품, 향수, 귀금속 액세서리 등 여러 상품에 대해 상표 등록을 받았습니다. 원고는 피고의 'BJ' 상표가 자신들의 'BF' 상표와 유사하고, 지정상품도 비슷하며, 피고가 부정한 목적으로 상표를 등록했다고 주장하며 상표 등록의 무효를 구하는 심판을 청구하게 되었습니다.
이 사건의 주요 쟁점은 다음과 같습니다.
법원은 특허심판원이 2020년 12월 10일에 내린 심결 중, 'BJ' 상표의 지정상품에서 '광고업, 홍보업, 마케팅서비스업'을 제외한 나머지 지정상품에 관한 부분을 취소했습니다.
이는 '광고업, 홍보업, 마케팅서비스업' 외의 모든 지정상품에 대한 'BJ' 상표 등록이 무효임을 의미합니다. 소송 비용은 피고인 주식회사 B가 부담해야 한다고 판결했습니다.
법원은 피고의 'BJ' 상표가 원고의 널리 알려진 선사용 상표 'BF'와 호칭이 매우 유사하며, 지정상품들 사이에도 경제적인 관련성이 있어 소비자들이 상품의 출처를 오인·혼동할 염려가 있다고 판단했습니다.
또한, 피고가 'BJ' 상표를 등록할 당시 원고의 상표에 편승하려는 부정한 목적이 있었다고 보았습니다. 이러한 판단에 따라, '광고업, 홍보업, 마케팅서비스업'을 제외한 'BJ' 상표의 모든 지정상품에 대한 등록이 무효가 되었고, 이는 선사용 상표를 보호하는 동시에 소비자의 혼동을 방지하는 결과를 가져왔습니다.
이 판결은 상표법 제34조 제1항 제12호와 제13호를 중심으로 판단했습니다.
상표법 제34조 제1항 제12호 (수요자 기만 염려 상표): 이 조항은 국내외의 수요자나 거래자에게 특정인의 상품을 나타내는 것이라고 널리 알려진 상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 상표의 상품과 동일·유사하거나 경제적 관련성이 있는 상품에 사용할 경우, 수요자들이 상품의 출처를 오인·혼동하여 기만할 염려가 있는 상표는 등록될 수 없다는 원칙입니다. 법원은 원고의 'BF' 상표가 다양한 홍보와 매출을 통해 국내에 널리 알려졌다고 인정했으며, 피고의 'BJ' 상표와 호칭이 유사하고 지정상품들 간에 경제적 견련성이 있다고 보아, 소비자들이 출처를 오인할 염려가 있다고 판단했습니다.
상표법 제34조 제1항 제13호 (부정한 목적 상표): 이 조항은 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(모방 대상 상표)를 제3자가 부정한 목적으로 사용하려는 경우 상표 등록을 허용하지 않는다는 원칙입니다. 여기서 '부정한 목적'이란 모방 대상 상표의 영업상 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 그 가치를 손상시키려는 목적 등을 말합니다. 법원은 피고가 'BJ' 상표를 출원할 당시 원고의 'BF' 상표가 널리 알려져 있었고, 피고가 이를 인지하고 있었으며, 경제적 견련성 있는 상품을 판매한다는 점 등을 종합하여 피고에게 부정한 목적이 있었다고 판단했습니다.
상표 출원 시 기존에 널리 사용되거나 인지도가 높은 상표와 유사한 상표를 등록하려는 경우, 상표 등록이 거절되거나 사후에 무효화될 수 있습니다. 특히 외관상 차이가 있더라도 발음(호칭)이 유사하다면 상표 유사성으로 인정될 가능성이 높습니다.
등록되지 않은 상표라도 실제 사용을 통해 일반 대중에게 특정인의 상품으로 널리 알려져 있다면 법적인 보호를 받을 수 있습니다. 이때 상표의 인지도를 증명하기 위해서는 매출액, 광고비 지출 내역, 언론 보도, 소비자 반응, 백화점 입점 현황, 유명인과의 협업 등 다양한 객관적 자료를 충분히 확보해야 합니다.
상표의 지정상품(등록하고자 하는 상품)과 실제 사용되는 상품(선사용 상표의 상품)이 직접적으로 동일하지 않더라도, 경제적인 관련성(예: 같은 유통 채널, 유사한 수요층, 토털 패션 경향 등)이 있다면 상표권 침해나 등록 무효의 근거가 될 수 있습니다.
다른 사람의 유명 상표를 알고 있으면서도 이를 모방하여 상표를 출원하는 행위는 '부정한 목적'으로 간주되어 상표 등록이 무효가 될 수 있습니다. 상표 출원 전 다른 상표들의 존재 여부와 인지도를 충분히 확인하는 것이 중요합니다.
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