전자담배 니코틴 제조 기술 특허 침해 다툼 사건

자신들의 니코틴 제조 방법에 대한 특허권을 침해당했다고 주장한 채권자들이 채무자에게 제품 생산 및 판매 금지 가처분을 신청했으나, 법원은 채무자가 특허권을 침해했다는 증거가 부족하고 채무자의 제조 방법이 채권자들의 특허발명과 다르며 특허법상 생산방법 추정 규정도 적용되지 않는다고 판단하여 신청을 기각한 사건입니다.

관련 당사자

• 채권자 A: (R,S)-니코틴 제조 방법에 대한 국내 특허권자
• 채권자 주식회사 B: 채권자 A로부터 (R,S)-니코틴 제조 특허발명의 국내 전용실시권을 설정받은 회사
• 채무자 주식회사 C: (R,S)-니코틴 원액을 전자담배 업체들에게 판매하며, 채권자들이 특허 침해를 주장하는 제품을 제조 및 판매함

분쟁 상황

(R,S)-니코틴 제조 방법에 대한 특허권을 가진 채권자 A와 그 전용실시권자인 주식회사 B는, 채무자인 주식회사 C가 자신들의 특허를 침해하여 (R,S)-니코틴 원액 및 관련 전자담배 제품을 제조하고 판매하고 있다고 주장했습니다. 이에 채권자들은 채무자의 제품 생산 및 판매를 금지하는 가처분을 법원에 신청했습니다. 채권자들은 채무자가 자신들의 특허로 만들어진 제품을 무단으로 입수하여 사용했거나, 자신들의 특허 제조 방법을 무단으로 사용했다고 주장하며 법원에 침해 금지를 요청했습니다.

핵심 쟁점

이 사건의 주요 쟁점은 다음과 같습니다. 첫째, 채무자가 채권자들의 특허로 생산된 (R,S)-니코틴 제품을 무단으로 입수하여 사용했는지 여부입니다. 둘째, 채무자의 (R,S)-니코틴 제조 방법이 채권자들의 특허발명 생산 방법을 문언적으로 또는 균등하게 침해했는지 여부입니다. 셋째, 특허법 제129조의 생산방법 추정 규정이 이 사건에 적용될 수 있는지 여부입니다.

법원의 판단

법원은 채권자 A과 주식회사 B가 채무자 주식회사 C를 상대로 제기한 특허권 침해금지 가처분 신청을 모두 기각하고, 소송 비용은 채권자들이 부담하도록 결정했습니다.

결론

법원은 채무자가 채권자들의 (R,S)-니코틴 제조 특허를 침해했다는 점에 대한 소명이 부족하다고 판단했습니다. 특히 채무자의 제조 방법이 특허 청구범위의 핵심 구성 요소와 차이가 있어 문언적 침해를 인정하기 어렵고, 과제 해결 원리가 이미 선행발명에 공지되어 있는 점 등을 고려할 때 균등 침해도 인정하기 어렵다고 보았습니다. 또한 이 사건 합성 니코틴의 제조 방법이 특허 출원 전에 이미 공개된 내용이므로 특허법상 생산방법 추정 규정도 적용되지 않는다고 판단되어, 결과적으로 채권자들의 가처분 신청이 받아들여지지 않았습니다.

연관 법령 및 법리

이 사건과 관련된 주요 법령 및 법리는 다음과 같습니다. 1. 특허법 제129조(생산방법의 추정 등)​ 이 조항은 물건을 생산하는 방법에 대한 특허가 있는 경우, 그 물건과 동일한 물건은 특허된 방법에 의해 생산된 것으로 추정하도록 정하고 있습니다. 이는 특허권자가 침해 사실을 입증하기 어려운 상황을 고려하여 입증 책임을 완화해주는 중요한 규정입니다. 그러나 중요한 단서가 있는데, 만약 그 물건이 특허 출원 전에 국내에서 이미 알려졌거나(공지), 널리 사용되었거나(공연히 실시), 또는 특허 출원 전에 국내외 간행물에 실린 경우에는 이러한 추정 규정이 적용되지 않습니다. 이 사건의 핵심인 (R,S)-니코틴 제조 방법은 특허 출원 전에 이미 미국 특허공개공보에 게재된 '선행발명'이 존재했습니다. 따라서 이 사건 특허발명의 출원 전에 이미 공지된 물건으로 간주되어, 채무자 제품이 특허된 방법에 의해 생산되었다는 특허법 제129조의 추정 규정이 적용되지 않는다고 법원은 판단했습니다. 이는 특허 발명이 '신규성'을 가져야만 이 추정 규정의 보호를 받을 수 있음을 의미합니다. 2. 특허 침해 판단 기준 (문언 침해 및 균등 침해)​ 가. 문언 침해: 문언 침해는 침해 주장이 되는 제품이나 방법이 특허 청구범위에 기재된 모든 구성 요소를 문자 그대로 포함하고 있을 때 인정됩니다. 이 사건에서 채무자의 제조 방법은 특허 청구항의 특정 구성 요소(예: N-비닐-2-피롤리디논 사용 단계, 수성층 분리 단계 등)를 포함하지 않아 법원은 문언 침해가 아니라고 보았습니다. 나. 균등 침해: 균등 침해는 특허 청구범위에 기재된 구성 요소와 문자적으로 동일하지는 않지만, 그 기능, 작용 효과, 과제 해결 원리가 실질적으로 동일하고, 통상의 기술자가 쉽게 변경할 수 있는 경우에 인정될 수 있습니다. 법원은 채무자의 제조 방법이 특허 발명의 일부 구성 요소와 다르며, 이 차이가 통상의 기술자가 쉽게 변경할 수 있거나 주지관용기술에 해당한다고 볼 증거가 부족하다고 판단하여 균등 침해도 인정하지 않았습니다. 특히 핵심적인 니코틴 합성 공정 자체가 선행발명에 이미 공지되어 있었다는 점도 균등 침해를 부정하는 중요한 근거가 되었습니다. 이러한 판단은 특허 침해 여부를 결정할 때 발명의 기술적 범위와 선행 기술과의 관계를 면밀히 검토해야 함을 보여줍니다.

참고 사항

유사한 특허 침해 분쟁 상황에 놓일 경우 다음 사항들을 참고할 수 있습니다. 첫째, 특허 침해를 주장할 때는 상대방이 특허 물건을 무단 사용했거나 특허된 방법을 사용했다는 구체적이고 객관적인 증거를 충분히 확보해야 합니다. 단순히 유사한 제품이 있다는 것만으로는 침해를 인정받기 어려울 수 있습니다. 둘째, 생산 방법 발명의 특허 침해를 주장할 때 특허법 제129조의 생산방법 추정 규정은 해당 물건이 특허 출원 전에 이미 국내에 알려져 있었거나(공지), 널리 사용되었거나(공연히 실시), 또는 특허 출원 전에 국내외 간행물에 실린 경우에는 적용되지 않습니다. 따라서 특허 발명의 신규성 여부가 해당 추정 규정의 적용에 매우 중요하게 작용합니다. 셋째, 문언적 침해뿐만 아니라 균등 침해 여부도 면밀히 검토해야 합니다. 이때 양 발명의 과제 해결 원리, 작용 효과, 주요 구성 요소의 대체 가능성 등을 종합적으로 비교해야 하며, 대체된 부분이 통상의 기술자가 쉽게 변경할 수 있는 것인지, 공지된 기술에 해당하는지 등을 명확히 소명해야 합니다. 넷째, 상대방의 제조 방법이 실제 기술적으로 실현 가능한지, 상업적으로 대량 생산할 수 있는지에 대한 주장을 할 때는 구체적인 증거와 기술적 분석을 통해 입증해야 합니다. 단순히 효율성이나 비용 문제를 제기하는 것만으로는 주장을 관철하기 어려울 수 있습니다.