지식재산권 양도 계약 해석을 둘러싼 상표권 디자인권 침해 사건

주식회사 A는 주식회사 C(이후 주식회사 B가 사업 양수)로부터 상표권, 디자인권 등 E 지식재산권을 15억 원에 양수하는 계약을 체결했습니다. 이 계약은 3년간 주식회사 C에게 독점적 사용권을 부여하고, C는 월 최소 2천만 원 또는 순매출액의 8%를 사용료로 지급하며, C에게 지식재산권을 되살 수 있는 상환매수청구권을 부여하는 조건이었습니다. 계약 기간 만료 무렵, 피고 주식회사 B는 이 계약이 사실상 15억 원을 빌리는 금전소비대차 계약에 지식재산권이 담보로 제공된 매도담보 계약이라고 주장하며, 그동안 지급한 금액이 원금과 법정 최고 이자를 초과하므로 지식재산권 소유권이 자신들에게 귀속된다고 통지했습니다. 그러나 원고 주식회사 A는 피고가 상환매수청구권을 행사하지 않아 지식재산권을 확정적으로 취득했으며, 계약 기간 종료 후 피고의 지식재산권 사용은 침해 행위라고 주장하며 침해 금지와 손해배상을 청구했습니다. 법원은 원고의 주장을 받아들여 피고의 지식재산권 침해를 인정하고 침해행위 금지, 제품 폐기 및 손해배상을 명령했습니다.

관련 당사자

• 원고 주식회사 A: D가 설립한 법인으로, 주식회사 C로부터 E 지식재산권을 양수하고 상표권 및 디자인권을 소유한 당사자입니다.
• 피고 주식회사 B: 주식회사 C의 사업을 양수하여 이 사건 계약상 C의 지위를 승계받았으며, 계약 종료 후에도 지식재산권을 계속 사용한 당사자입니다.
• 주식회사 C: 피고 B에게 사업을 양도하기 전, 원고 A에게 E 지식재산권을 양도하고 독점적 사용권을 가졌던 초기 계약 당사자입니다.
• D: 원고 주식회사 A를 설립하고 주식회사 C로부터 E 지식재산권을 양수한 개인입니다.

분쟁 상황

주식회사 C는 D에게 E 지식재산권 일체를 15억 원에 양도하되, 3년간 독점 사용권을 보장하고 C로부터 월 최소 2천만 원 또는 순매출액의 8%를 사용료로 받기로 했습니다. 이 계약에는 C가 추후 지식재산권을 되살 수 있는 상환매수청구권 특약이 포함되었습니다. D는 원고 법인 주식회사 A를 설립하여 C로부터 지식재산권의 권리 이전을 마쳤습니다. 이후 피고 주식회사 B가 C의 사업을 양수하면서 이 계약상 C의 지위를 승계했습니다. 피고 B는 3년간 매월 수천만 원에서 약 1억 3천만 원에 이르는 사용료를 지급했습니다. 계약 기간 만료 무렵인 2020년 8월, 피고 B는 원고에게 내용증명을 보내 이 계약이 사실은 금전소비대차에 지식재산권을 담보로 제공한 매도담보 계약이며, 그동안 지급한 금액이 원금과 이자를 초과했으므로 지식재산권 소유권이 피고에게 귀속된다고 주장했습니다. 그러나 원고 A는 피고 B가 상환매수청구권을 행사하지 않았고 사용 기간이 종료되었으므로 지식재산권 사용을 중지하라는 내용증명을 보냈습니다. 피고 B는 이러한 원고의 통지에도 불구하고 해당 지식재산권을 사용하여 신발 제조 및 판매 영업을 계속하였고, 이에 원고 A는 피고 B를 상대로 지식재산권 침해금지 및 손해배상 소송을 제기했습니다.

핵심 쟁점

이 사건 계약의 법적 성격을 '환매권을 유보한 지식재산권 양수도 및 사용권 계약'으로 볼 것인지, 아니면 '금전소비대차 계약에 부수한 매도담보 계약'으로 볼 것인지가 핵심 쟁점이었습니다. 또한, 계약의 법적 성격에 따라 피고 주식회사 B의 지식재산권 사용이 원고 주식회사 A의 상표권 및 디자인권을 침해하는 행위에 해당하는지 여부와, 그에 따른 손해배상 책임 및 범위가 문제되었습니다.

법원의 판단

법원은 이 사건 계약이 '환매권을 유보한 지식재산권 양수도 및 사용권 계약'임을 인정했습니다. 따라서 피고가 상환매수청구권을 행사하지 않아 원고가 지식재산권을 확정적으로 취득했고, 약정 사용기간이 종료되었음에도 피고가 지식재산권을 계속 사용하여 신발 제조, 판매, 광고 영업을 하는 것은 원고의 상표권과 디자인권을 침해하는 행위라고 판단했습니다. 이에 따라 법원은 피고에게 침해 행위의 금지, 침해 제품의 폐기 및 원고에게 697,688,696원과 이에 대한 2021년 9월 10일부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 지연손해금을 지급하라고 판결했습니다. 소송비용은 피고가 부담하도록 했습니다.

결론

법원은 원고의 청구를 전부 인용하여, 피고의 지식재산권 침해를 인정하고 침해행위 금지, 제품 폐기 및 손해배상금 지급을 명령했습니다.

연관 법령 및 법리

이 사건은 주로 상표법과 디자인보호법 및 민법의 일반 원칙이 적용되었습니다.

1. 상표법 제107조 및 디자인보호법 제113조: 상표권자 또는 디자인권자는 자신의 권리를 침해하거나 침해할 우려가 있는 자에게 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있습니다. 이는 권리자가 침해 행위를 중단시키고 확산되는 것을 막을 수 있는 법적 근거가 됩니다.
2. 상표법 제109조 및 민법 제750조: 고의 또는 과실로 타인의 권리를 침해하여 손해를 입힌 경우, 그 손해를 배상할 책임이 있습니다. 지식재산권 침해는 이러한 불법행위에 해당하여 손해배상 책임이 발생합니다.
3. 디자인보호법 제116조 제1항: 등록된 디자인의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 경우, 침해자에게 과실이 있는 것으로 추정됩니다. 이는 디자인권자가 침해자의 과실을 직접 입증해야 하는 부담을 덜어주는 조항입니다.
4. 계약의 법적 성격 해석: 법원은 계약서의 문언뿐만 아니라 계약 체결의 경위, 당사자 간의 교섭 내용, 합의 내용, 지식재산권 관리 업무의 주체, 당사자들의 실제 의사소통 및 행위 등을 종합적으로 고려하여 계약의 법적 성격을 판단합니다. 본 사례에서는 피고의 주장과 달리 '환매권을 유보한 지식재산권 양수도 및 사용권 계약'으로 인정되었습니다.

참고 사항

계약을 체결할 때는 그 법적 성격을 명확히 정의하고 계약서에 상세히 명시하는 것이 중요합니다. 특히 지식재산권의 양도, 사용권 부여, 환매 또는 담보 등 복잡한 조건이 얽혀 있는 경우, 각 조항의 의미와 불이행 시의 효과를 명확히 해야 합니다. 상환매수청구권과 같은 특약이 있다면 행사 기간과 조건을 철저히 확인하고, 기간 내에 권리를 행사해야 합니다. 지식재산권 관련 사업을 양수하거나 승계할 경우, 기존 계약의 법적 성격과 잠재적 위험을 충분히 검토해야 합니다. 계약 종료 후에도 지식재산권을 무단으로 사용하면 상표권 및 디자인권 침해로 간주되어 손해배상 책임과 침해 금지 명령을 받을 수 있으므로, 계약 만료 시점의 지식재산권 사용 여부를 철저히 관리해야 합니다. 계약서의 문언뿐만 아니라 당사자 간 교섭 과정, 합의 내용, 실제 지식재산권 관리 주체 등도 계약의 법적 성격을 판단하는 중요한 근거가 될 수 있습니다.