홀 효과 측정 장치 특허 침해 손해배상 및 계약 해지 분쟁

이 사건은 A 주식회사가 자신들의 특허발명인 '홀 효과 측정장치 및 측정방법'에 대해 C 주식회사가 계약 해지 이후에도 제품을 생산, 판매하여 특허권을 침해했다고 주장하며 4억 원의 손해배상을 청구한 사건입니다. A사는 과거 C사의 공동대표이사 E 등과 특허 사용 계약을 체결하고 특허사용료를 받아왔습니다. 그러나 C사가 신제품에 대한 특허사용료 지급을 거부하면서 A사는 2016년 7월 26일 자로 계약을 해지했습니다. 이후 A사는 C사가 계약 해지 후에도 특허를 침해하는 제품을 판매했다고 주장하며 두 기간에 걸쳐 침해 여부를 다투었습니다. 법원은 첫 번째 기간(2016년 7월 26일부터 2018년 5월 17일) 동안 C사의 제품이 A사의 특허를 균등하게 침해했다고 판단했습니다. 하지만 두 번째 기간(2018년 5월 18일부터 2021년 9월 10일) 동안 판매된 제품은 '열 교환물질 공급구멍'이라는 필수 구성요소를 제거한 회피설계 제품이므로 특허 침해가 아니라고 보았습니다. 결국 법원은 1차 침해 기간에 대해서만 특허권 침해를 인정하여 C사는 A사에게 15,000,000원과 이에 대한 지연손해금을 지급하라고 판결했습니다.

관련 당사자

• A 주식회사: 원고, '홀 효과 측정장치 및 측정방법' 특허발명의 실질적 특허권자.
• C 주식회사: 피고, 홀 효과 측정장치를 제조·판매하는 회사, A사 특허발명의 사용 계약 당사자이자 계약 해지 후 특허 침해의 주체로 지목됨.
• E, H: C 주식회사의 공동대표이사 E와 H은 이 사건 특허발명의 공동발명자이자 공동특허권자였으나, A사와 계약을 통해 특허 사용 권리를 양도하고 사용료를 지급하기로 함.

분쟁 상황

원고 A 주식회사는 '홀 효과 측정장치'에 대한 특허권을 보유하고 있었고, 피고 C 주식회사(공동대표이사 E가 설립)는 과거 A사와 특허 사용 계약을 맺고 특허발명을 이용한 제품을 생산·판매해왔습니다. 그러나 C사가 신제품에 대한 특허사용료 지급을 거부하면서 A사는 2016년 7월 26일 자로 특허 사용 계약을 해지했습니다. 이후 A사는 C사가 계약 해지에도 불구하고 특허권을 침해하는 제품을 계속 제조·판매하고 있다고 주장하며 손해배상을 청구하게 되었습니다. C사는 자신들의 제품이 특허를 침해하지 않으며, E가 공동특허권자로서 발명을 실시할 정당한 권원을 가지고 있다고 주장하며 다투었습니다.

핵심 쟁점

이 사건의 주요 쟁점은 다음과 같습니다. 첫째, 원고 A사와 피고 C사 간의 특허 사용 계약이 적법하게 해지되었는지 여부 및 그 해지 시기입니다. 둘째, 계약 해지 이후 피고 C사가 2016년 7월 26일부터 2018년 5월 17일까지 제조·판매한 제품들이 원고 특허발명의 권리범위를 침해하는지, 특히 '균등침해'에 해당하는지 여부입니다. 셋째, 피고 C사가 1차 권리범위확인 판결 확정 이후인 2018년 5월 18일부터 2021년 9월 10일까지 제조·판매한 '회피설계' 제품(열 교환물질 공급구멍이 없는 제품)이 원고 특허발명의 권리범위를 침해하는지 여부입니다. 넷째, 피고 C사 공동대표이사 E가 공동특허권자였다는 이유로 피고의 제품 실시가 특허 침해에 해당하지 않는다는 주장이 타당한지 여부입니다. 다섯째, 특허 침해가 인정될 경우, 손해배상액을 특허법 제128조 제4항(침해자의 이익액), 제5항(합리적 실시료), 또는 제7항(법원의 재량) 중 어느 조항을 적용하여 산정할 것인지입니다.

법원의 판단

법원은 다음과 같이 판결했습니다.

1. 원고와 피고 간의 특허 사용 계약은 피고의 특허사용료 미지급을 이유로 원고가 통고한 2016년 7월 26일 자로 적법하게 해지되었습니다.
2. 1차 침해 기간 (2016년 7월 26일 ~ 2018년 5월 17일)에 대한 판단: 피고가 이 기간 동안 제조·판매한 HMS-5000, 5300, 7000 등 메인바디 및 AMP55T 등 자석세트 결합 제품들은 비록 원고 특허발명과 구성요소에 형식적 차이가 있으나, '과제해결 원리'와 '작용효과'가 동일하고 '변경 용이성'이 인정되어 '균등침해'가 성립한다고 보았습니다. 또한, 피고 측의 E가 공동특허권자 지위를 주장했으나, 특허권이 공유일 때는 다른 공유자 모두의 동의가 있어야 실시권을 허락할 수 있으므로, 원고의 동의 없이 실시한 것은 특허 침해라고 판단했습니다.
3. 2차 침해 기간 (2018년 5월 18일 ~ 2021년 9월 10일)에 대한 판단: 피고가 이 기간 동안 제조·판매한 제품들은 '열 교환물질 공급구멍'이라는 이 사건 특허발명의 필수 구성요소를 제거한 '회피설계' 제품인 것으로 인정했습니다. 이 필수 구성요소의 결여로 인해 문언침해가 성립하지 않으며, 열 교환물질 공급구멍의 유무에 따라 측정 시간의 연장 등 작용효과의 차이가 분명하므로 균등침해도 인정하기 어렵다고 판단했습니다. 따라서 이 기간 동안의 특허 침해는 인정되지 않았습니다.
4. 손해배상액 산정: 원고가 특허제품을 직접 생산·판매하거나 그 능력을 보유하고 있다는 사실을 입증하지 못했으므로 특허법 제128조 제4항(침해자의 이익액 추정)은 적용하지 않았습니다. 또한, 원고의 이의유보부 공탁금 수령의 법적 효력과 법률관계 청산의 어려움 등을 고려하여 특허법 제128조 제5항(합리적 실시료 상당액)의 적용도 곤란하다고 보았습니다. 대신 법원은 이 사건 특허발명의 가치, 계약 경위 및 해지, 1차 제품 침해 인정, 피고의 공탁금 지급 및 원고의 수령 등을 종합적으로 고려하여 특허법 제128조 제7항에 따라 재량으로 1차 침해 기간에 대한 손해배상액을 15,000,000원으로 정했습니다. C사는 이 금액과 2023년 8월 31일부터 2023년 12월 6일까지 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 지연손해금을 A사에 지급해야 합니다.
5. 소송 총비용 중 90%는 원고가, 10%는 피고가 각 부담하도록 했습니다.

결론

법원은 원고 A사의 특허권 침해 주장을 일부 받아들여, 피고 C사가 2016년 7월 26일부터 2018년 5월 17일까지 제조·판매한 제품들이 특허를 침해했다고 인정하고 손해배상금 15,000,000원과 지연손해금의 지급을 명령했습니다. 그러나 그 이후의 기간에 대해서는 피고의 제품이 필수 구성요소를 제거한 회피설계 제품이므로 특허 침해가 아니라고 판단하여 해당 기간에 대한 원고의 청구는 기각되었습니다.

연관 법령 및 법리

이 사건과 관련하여 다음과 같은 법령과 법리가 적용되었습니다.

• 특허법 제99조 제3항 (공유 특허권의 실시)​: 특허권이 공유인 경우, 각 공유자는 다른 모든 공유자의 동의가 있어야만 특허권에 대한 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있습니다. 이 사건에서 피고 측이 공동특허권자였던 E로부터 실시권을 허락받았다고 주장했으나, 원고의 동의가 없었으므로 피고의 제품 실시는 특허권 침해에 해당한다고 판단되었습니다.

• 특허권 침해의 판단 법리 (문언침해 및 균등침해)​:

  • 문언침해: 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 모든 구성요소와 동일한 구성요소를 가지고 있을 때 성립합니다. 이 사건에서 1차 제품은 문언침해가 아니라고 보았고, 2차 제품은 필수 구성요소 결여로 문언침해가 아니라고 보았습니다.
  • 균등침해: 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 구성요소와 형식적으로 다르더라도, 다음 세 가지 요건을 충족하면 균등침해가 인정됩니다. 첫째, 특허발명의 '과제해결 원리'와 동일해야 합니다. 둘째, 동일한 '작용효과'를 나타내야 합니다. 셋째, 그 발명이 속하는 기술분야에서 '통상의 기술자가 용이하게 치환할 수 있는 것'이어야 합니다. 이 사건에서는 1차 침해 기간의 제품에 대해 위 요건을 충족하여 균등침해가 인정되었습니다.
  • 필수 구성요소 결여: 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부가 대비되는 발명에 없는 경우에는 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 않습니다. 2차 침해 기간의 제품은 '열 교환물질 공급구멍'이라는 필수 구성요소가 결여되어 침해가 인정되지 않았습니다.

• 민법 제487조 (변제공탁)​: 채권자가 변제를 받지 않거나 받을 수 없을 때, 채무자가 채무의 목적물을 공탁하여 그 채무를 면할 수 있습니다. 이 사건에서 피고가 특허사용료를 공탁했고 원고가 이의를 유보하고 수령한 상황에서, 공탁금 수령이 특허 침해로 인한 손해배상채무의 변제로서 유효한지 여부가 쟁점이 되었습니다. 법원은 이의유보의 구체적인 내용과 당사자들의 법률관계 청산의 어려움 등을 고려하여 합리적 실시료율에 기한 손해배상 적용을 어렵다고 보았습니다.

• 특허법 제128조 (손해액의 산정)​:

  • 제4항 (침해자의 이익액 추정)​: 특허권자가 스스로 특허실시 제품을 제조·판매하거나 그 능력을 보유하고 있어야 침해자가 침해행위로 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정할 수 있습니다. 이 사건에서는 원고가 이러한 사실을 입증하지 못하여 이 조항이 적용되지 않았습니다.
  • 제5항 (합리적 실시료 상당액)​: 특허권 침해로 인해 특허권자가 통상 받을 수 있는 실시료 상당액을 손해액으로 청구할 수 있습니다. 이 사건에서는 공탁금 수령 및 이의유보의 법적 효력 불분명 등의 사정으로 이 조항의 직접 적용이 어려웠습니다.
  • 제7항 (법원의 재량에 의한 손해액 산정)​: 제4항부터 제6항까지의 규정을 적용하기 어려운 경우, 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있습니다. 이 사건에서는 이 조항을 근거로 15,000,000원의 손해배상액이 결정되었습니다.

참고 사항

유사한 특허 침해 및 계약 분쟁 상황에 놓였을 때 다음과 같은 점들을 참고할 수 있습니다.

• 특허 사용 계약의 명확한 작성: 특허 사용 계약 시, 사용 대상 제품의 범위, 사용료 산정 방식, 계약 해지 조건, 분쟁 해결 절차 등을 구체적이고 명확하게 규정해야 합니다. 특히 신제품 개발 시 적용될 사용료율이나 특허권 변경 시의 사항 등을 미리 정해두는 것이 좋습니다.
• 계약 해지 절차 및 효과 확인: 특허 사용 계약을 해지할 때는 계약서에 명시된 해지 절차를 정확히 따르고, 해지 통고가 상대방에게 도달한 시점과 그 법적 효과를 분명히 확인해야 합니다. 계약 해지 이후의 특허 사용은 원칙적으로 특허권 침해가 될 수 있습니다.
• 특허권 침해 판단 기준 숙지: 자신의 제품이나 경쟁사 제품이 특허권을 침해하는지 판단할 때는 '문언침해'와 '균등침해'의 개념을 이해해야 합니다. 특허발명의 청구항에 기재된 구성요소를 모두 포함하는지(문언침해), 혹은 일부 구성요소가 다르더라도 과제해결 원리, 작용효과가 동일하고 통상의 기술자가 쉽게 치환할 수 있는지(균등침해)를 면밀히 검토해야 합니다.
• 회피설계의 유효성 검토: 특허 침해를 피하기 위해 제품을 '회피설계'하는 경우, 단순히 외형만 바꾸는 것이 아니라 특허발명의 필수적 구성요소를 제거하거나 기술적 사상 및 작용효과에 본질적인 차이를 만들어 특허 권리범위를 벗어나도록 해야 합니다. 필수적 구성요소의 결여는 일반적으로 특허 침해를 부정하는 강력한 근거가 됩니다.
• 공유 특허권자의 권리 행사: 특허권이 여러 사람의 공유 상태인 경우, 특허법 제99조 제3항에 따라 다른 공유자 모두의 동의 없이는 전용실시권 설정이나 통상실시권 허락을 할 수 없습니다. 이 점을 간과하고 일부 공유자로부터만 허락을 받아 특허를 실시할 경우 다른 공유자에 대한 특허 침해 문제가 발생할 수 있습니다.
• 손해배상액 증명 자료 준비: 특허 침해 소송에서 손해배상액을 청구할 때는 특허법 제128조에 따른 다양한 산정 방식을 고려하여 증거 자료를 철저히 준비해야 합니다. 특허권자가 직접 특허 제품을 생산·판매하지 않는 경우, 침해자의 이익액 추정 조항(제4항) 적용이 어려울 수 있으므로, 합리적 실시료(제5항)나 재량에 의한 손해액 산정(제7항)을 위한 자료(예: 유사 기술의 실시료율, 특허의 가치 평가 자료 등)를 충분히 확보하는 것이 중요합니다.
• 변제공탁의 법적 효과: 채무 이행을 위해 공탁을 하고 채권자가 이를 수령할 때, '이의유보'의 내용이 무엇인지가 중요합니다. 단순한 금액에 대한 이의를 넘어 채무의 성질에 대한 이의를 유보할 경우, 공탁의 법적 효력과 상계 처리 등이 복잡해질 수 있으므로 신중하게 접근해야 합니다.