직물지 디자인과 유명 상표 혼동 여부 판결

원고는 직물지 디자인을 등록하였으나, 피고보조참가인(유명 상표권자)은 해당 디자인이 자신들의 저명한 상표와 유사하여 소비자들에게 혼동을 가져올 우려가 있다고 주장하며 디자인 등록에 이의를 제기했습니다. 이에 특허청은 원고의 디자인 등록을 취소했고, 원고는 특허심판원에 등록취소 결정의 취소를 구했으나 기각되었습니다. 결국 원고는 특허법원에 특허심판원의 심결 취소를 구하는 소송을 제기했으나, 법원은 원고의 등록디자인이 피고보조참가인의 저명한 선사용상표들과 전체적인 지배적 특징이 유사하여 소비자들이 물품 출처를 혼동할 우려가 있다고 판단했습니다. 이에 따라 디자인보호법 제34조 제3호에 따라 등록이 무효가 되어야 한다고 보고 원고의 청구를 기각하며 특허심판원의 심결이 정당하다고 판결했습니다.

관련 당사자

• 원고 A: '직물지' 디자인을 등록한 디자인권자
• 피고 특허청장: 특허, 디자인 등의 심사 및 등록 업무를 담당하는 국가기관의 장
• 피고보조참가인 B (대표자 C): '가방' 등 여러 상품에 사용되는 유명 상표들을 등록하여 사용하고 있는 프랑스 기업

분쟁 상황

원고 A는 '직물지'에 대한 디자인을 등록했습니다. 그러나 피고보조참가인 B는 자신들이 가방 등 다양한 상품에 사용하고 있는 유명 상표와 원고의 등록디자인이 유사하여 소비자들이 혼동할 가능성이 있다고 주장하며, 특허청에 원고 디자인의 등록 취소를 신청했습니다. 특허청이 피고보조참가인의 주장을 받아들여 등록을 취소하자, 원고는 이에 불복하여 특허심판원을 거쳐 법원에 소송을 제기하게 되었습니다.

핵심 쟁점

원고의 '직물지' 디자인이 피고보조참가인의 저명한 '상표'와 유사하여, 소비자들이 물품의 출처를 혼동할 우려가 있어 디자인보호법상 등록 무효 사유에 해당하는지 여부가 이 사건의 주요 쟁점입니다.

법원의 판단

법원은 원고의 청구를 기각하고, 소송비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담하도록 판결했습니다. 이는 특허심판원이 내린 '직물지' 디자인 등록 취소 결정이 정당하다는 것을 의미합니다.

결론

법원은 이 사건 등록디자인(직물지)과 피고보조참가인의 선사용상표(가방 등)들을 비교했을 때, 세부적인 차이점에도 불구하고 각 도형의 모티브(중심 소재)와 전체적인 배열 형태 등 디자인 및 표장에서 전체적인 미적 느낌과 인상을 좌우하는 지배적인 특징이 유사하다고 판단했습니다. 따라서 이 사건 등록디자인이 대상 물품인 직물지를 가방 등으로 사용할 경우, 피고보조참가인의 저명한 상표를 사용한 물품과 소비자들이 그 출처를 혼동할 우려가 있다고 보아 디자인보호법 제34조 제3호에 해당한다고 결론 내렸습니다. 이로 인해 원고의 디자인 등록은 무효로 되어야 하므로, 이를 취소해달라는 원고의 주장은 이유가 없다고 판단했습니다.

연관 법령 및 법리

이 사건에 적용된 주요 법령 및 법리는 다음과 같습니다.

1. 디자인보호법 제34조 제3호 (타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인)​ 이 조항은 '타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다'고 규정하고 있습니다. 이는 타인의 물품이나 상표 등이 사회적으로 널리 알려져 있는 경우, 이와 유사한 디자인이 등록되면 소비자들이 물품의 출처를 오인하여 손해를 입거나 부당한 경쟁을 조장할 우려가 있기 때문에 그 등록을 허용하지 않는다는 취지입니다. 이 규정에 해당하기 위해서는 다음 두 가지 조건이 충족되어야 합니다. 가) 타인의 업무와 관련된 물품 또는 상표 등이 '저명'해야 합니다. 나) 출원 디자인이 타인의 업무와 관련된 물품 또는 상표 등과 '동일 또는 유사'해야 합니다. 이 사건에서는 원고의 '직물지' 디자인이 피고보조참가인의 저명한 상표들과 각 도형의 모티브 및 전체적인 배열 형태 등 지배적인 특징이 유사하다고 판단되어, 소비자들이 물품의 출처를 혼동할 우려가 있다고 보아 이 조항이 적용되었습니다.

2. 디자인보호법 제121조 제1항 제2호 (등록 무효 사유)​ 이 조항은 '제33조 또는 제34조에 위반하여 디자인등록된 디자인은 무효로 한다'고 규정하고 있습니다. 본 사건에서 원고의 디자인이 디자인보호법 제34조 제3호에 해당한다고 판단되었으므로, 이 조항에 따라 해당 디자인 등록은 무효로 되어야 한다고 보았습니다. (원고가 주장한 디자인보호법 제33조 제1항 제3호 및 제33조 제2항 위반 여부, 즉 '창작 비용이성' 및 '쉽게 창작할 수 있는 디자인' 여부는 제34조 위반이 인정되어 더 이상 심리하지 않았습니다.)

참고 사항

새로운 디자인을 출원하거나 제품에 적용할 때는 이미 널리 알려진 다른 상표나 디자인과 혼동을 줄 가능성은 없는지 충분히 검토해야 합니다. 특히 저명한 상표의 경우, 디자인의 세부적인 차이보다는 전체적인 인상이나 미적 느낌, 핵심적인 모티브가 유사하면 혼동 가능성이 인정될 수 있습니다. 디자인 보호법상 '타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인'에 해당하면 등록이 무효가 될 수 있으므로, 상표권 침해 여부뿐만 아니라 디자인 자체의 혼동 가능성도 신중히 고려해야 합니다. 출원하는 디자인이 사용될 물품과 저명한 상표가 사용되는 물품이 달라도, 해당 디자인이 추후 저명 상표의 지정상품과 같은 종류의 물품에 사용될 수 있다면 혼동의 가능성을 열어두고 판단할 수 있습니다. 도형의 중심 소재와 전체적인 배열 형태 등 지배적인 특징이 유사하다면, 세부적인 구성의 미세한 차이는 유사성을 상쇄하기 어렵다고 판단될 수 있습니다.