비밀침해/특허
이 사건은 상표권자인 원고 1이 피고에게 무상으로 통상사용권을 설정해 주었으나 등록하지 않았고, 이후 원고 2에게 전용사용권을 설정하고 이를 등록하면서 발생했습니다. 원고들은 피고의 상표 사용이 계약 종료에 따른 침해이거나, 설령 계약이 유효하더라도 미등록 통상사용권은 등록된 전용사용권자에게 대항할 수 없다고 주장하며 상표권 침해금지와 손해배상을 청구했습니다. 대법원은 원고 1과 피고 간의 상표사용계약이 종료되지 않았다는 원심의 판단을 유지하여 원고 1의 상고를 기각했습니다. 그러나 등록된 전용사용권자인 원고 2의 권리는 미등록 통상사용권자인 피고에게 대항할 수 있다고 보아, 원고 2에 대한 부분을 파기하고 다시 심리하도록 특허법원에 환송했습니다.
원고 1은 2020년 6월 23일에 상표권을 등록받은 상표권자입니다. 이후 원고 1은 2021년 7월 11일경 피고에게 상표권에 대한 무상 통상사용권을 설정해 주었고, 사용 기간은 2021년 7월 11일부터 2031년 7월 10일까지로 정했습니다. 하지만 피고는 이 통상사용권 설정을 등록하지 않았습니다. 그 후 원고 1은 2022년 3월 17일에 원고 2에게 같은 상표권에 대한 전용사용권을 설정해 주었고, 원고 2는 이 전용사용권 설정을 같은 날 등록했습니다. 원고들은 피고의 상표 사용이 상표사용계약 종료로 인한 것이거나, 설령 계약이 유효하더라도 미등록 통상사용권으로는 등록된 전용사용권자에게 대항할 수 없다고 주장하며 피고를 상대로 상표권 침해금지 및 손해배상 소송을 제기하여 이 사건 분쟁이 발생했습니다.
이 사건의 주요 쟁점은 다음과 같습니다. 첫째, 상표권자인 원고 1과 통상사용권자인 피고 간의 상표사용계약이 종료되었는지 여부입니다. 둘째, 통상사용권을 등록하지 않은 피고가 등록된 전용사용권자인 원고 2에게 자신의 상표 사용 권리를 주장(대항)할 수 있는지 여부입니다. 셋째, 피고의 이 사건 등록상표 사용이 원고 2의 전용사용권을 침해하는 행위에 해당하는지 여부입니다.
대법원은 원심판결 중 원고 2에 대한 부분을 파기하고 이 부분 사건을 특허법원에 환송하며, 원고 1의 상고는 기각하고 이에 따른 상고비용은 원고 1이 부담하도록 판결했습니다.
대법원은 원고 1이 피고와 체결한 상표사용계약이 종료되지 않았다는 원심의 판단에 잘못이 없다고 보아 원고 1의 상고를 기각했습니다. 그러나 원고 2의 경우, 상표법에 따라 전용사용권이 등록되었으므로 독점적인 사용 권리를 가지며, 통상사용권의 설정은 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다는 법리를 적용했습니다. 이에 따라 미등록 통상사용권자인 피고는 등록된 전용사용권자인 원고 2에게 자신의 권리를 주장할 수 없으므로, 원심이 이 점을 제대로 심리하지 않고 원고 2의 청구를 배척한 것은 잘못이라고 판단하여 원고 2에 대한 부분을 파기하고 다시 심리하도록 환송했습니다.
이 판결과 관련된 주요 법령 및 법리는 다음과 같습니다. 상표법 제95조 제3항은 전용사용권자가 설정 행위로 정해진 범위 내에서 등록상표를 독점적으로 사용할 권리를 가진다고 규정합니다. 이는 전용사용권의 배타적인 성격을 명확히 합니다. 상표법 제97조 제2항은 통상사용권자가 설정 행위로 정해진 범위 내에서 등록상표를 사용할 권리를 가진다고 규정하며, 이는 독점적이지 않은 사용 권리임을 나타냅니다. 상표법 제100조 제1항 제1호는 통상사용권의 설정은 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다고 명시합니다. 여기서 제3자는 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 의미하며, 이 사건에서는 등록된 전용사용권자인 원고 2가 이에 해당합니다. 따라서 이 판결은 상표 사용 권리의 등기(등록)가 얼마나 중요한 대항요건이 되는지를 보여주며, 미등록 통상사용권은 등록된 전용사용권과 같은 배타적인 권리에는 대항할 수 없다는 법리를 명확히 했습니다.
유사한 상표권 사용 계약 상황에서는 다음 사항을 반드시 고려해야 합니다. 상표 사용 권리(통상사용권, 전용사용권 등)를 설정하거나 취득할 때는 반드시 해당 권리의 등기(등록)를 마쳐야 합니다. 특히 전용사용권은 등록해야 상표를 독점적으로 사용할 권리가 생기고, 다른 사람의 상표 사용을 막을 수 있습니다. 통상사용권도 등록을 해야만 나중에 상표권자로부터 다른 사용권을 설정받은 제3자에게 자신의 권리를 주장할 수 있습니다. 등록 여부가 다른 권리자와의 분쟁에서 매우 중요한 기준이 되므로, 권리 설정 시 등록 절차를 소홀히 해서는 안 됩니다.
