상표 독점 사용권 계약 파기 및 손해배상 사건

상표권자가 회사에 국내 독점 상표 사용권을 부여하고 연간 최소 사용료를 받기로 했으나, 회사가 제3자에게 상표를 사용하도록 허락하고 사용료도 제대로 지급하지 않아 계약이 해지된 사건입니다. 상표권자는 미지급 사용료와 계약 위반으로 인한 손해배상을 청구했으며, 법원은 미지급 사용료는 인정하되, 제3자에게 상표를 사용하게 한 행위가 상표법상 직접적인 상표권 침해는 아니라고 판단하여 손해배상 청구 범위에 제한을 두었습니다. 또한, 지연손해금 이율은 법 개정에 따라 다르게 적용해야 한다고 판결했습니다.

관련 당사자

• 스레이젠저어즈 리미티드: 등록상표의 상표권자로, 주식회사 이현엔터프라이즈에게 상표 독점 사용권을 부여했습니다.
• 주식회사 이현엔터프라이즈: 스레이젠저어즈 리미티드로부터 상표를 독점적으로 사용하여 제품을 제조·판매할 권리를 부여받은 회사입니다.

분쟁 상황

1. 1999년 1월 25일, 원고와 피고는 원고의 상표를 피고가 5년 동안 국내에서 독점적으로 사용하여 스포츠 의류, 신발류 등을 제조·판매할 수 있는 상표사용권설정계약을 체결했습니다.
2. 계약에는 계약서명료 미화 25,000달러와 순판매액의 3~5% 상표사용료, 그리고 연도별 상표사용료 하한액(1999년 15만 달러, 2000년 25만 달러 등) 지급 의무, 그리고 제3자에게 상표 사용을 허락하지 못하는 '서브라이선스 금지조항'이 포함되었습니다.
3. 원고는 피고 명의로 전용사용권설정등록을 완료했고 피고는 제품 제조·판매를 시작했습니다.
4. 1999년 4월 28일, 원고가 다른 회사에 캐주얼 의류 상표 사용 독점권을 주면서 제품 범위에 대한 분쟁이 발생했고, 피고는 1999년도 상표사용료 하한액 지급을 지연했습니다.
5. 원고는 1999년 11월 1일, 1999년도 상표사용료 하한액을 131,766달러로 감액하겠다는 팩스를 보냈고, 협상 중 피고는 1999년 11월 15일 일부 금액을 송금했습니다.
6. 2000년 2월 21일, 원고와 피고는 감액된 1999년도 상표사용료 하한액 131,766달러 중 미지급액 6만 달러를 2000년 3월 15일까지 지급하기로 약정했습니다.
7. 피고가 이를 지키지 않자, 2000년 4월 17일, 양측은 6만 달러를 2000년 4월 27일까지 무조건 지급하고, 불이행 시 계약이 자동 해지된다는 '이 사건 해지약정'을 체결했습니다.
8. 2000년 4월 28일, 피고는 감액된 1999년도 상표사용료 중 원천징수세액을 공제한 나머지 금액 49,200.40달러를 원고에게 송금하고 그 계산 내역을 통보했으며, 원고는 이후 1999년도 상표사용료를 더 이상 청구하지 않았습니다.
9. 2000년 5월경 원고는 피고가 서브라이선스 금지조항을 위반한 증거를 확보했고, 2000년 7월 11일 계약 해지 의사를 표시했습니다. 피고는 7월 13일 계약 해지에 원칙적으로 동의했으나 정리 기간에 이견이 있었습니다.
10. 결국 원고는 2000년 8월 24일 피고의 계약 위반을 이유로 계약 해지 통지를 발송하고, 2000년 9월 15일 소송을 제기했습니다.

핵심 쟁점

상표 사용료 하한액 감액 합의 여부 및 미지급액 존재 여부, 독점 상표 사용 계약 하에서 제3자에게 상표 사용을 허락한 행위가 상표권 침해에 해당하는지 여부, 상표법상 손해배상액 추정 규정의 적용 가능성, 계약 해지 시점 및 그에 따른 상표 사용료 또는 손해배상 의무 범위, 지연손해금의 법정 이율 적용 문제

법원의 판단

원심판결의 지연손해금에 관한 부분 중 미화 161,884달러에 대하여 2000년 9월 28일부터 2003년 5월 31일까지는 연 5푼의, 그 다음날부터 완제일까지는 연 2할의 각 비율에 의한 금액을 초과하여 지급을 명한 피고 패소 부분을 파기하고, 해당 원고의 청구를 기각했습니다. 원고의 상고 및 피고의 나머지 상고는 모두 기각되었으며, 소송 총비용은 원고와 피고가 각각 절반씩 부담하도록 했습니다.

결론

법원은 피고가 계약을 위반하여 제3자에게 상표 사용을 허락하고 사용료를 미지급한 점을 인정하여 계약 해지는 적법하다고 보았습니다. 그러나 피고의 서브라이선스 행위가 계약 위반은 맞지만, 상표권 침해로 인한 손해배상액을 상표법에 따라 추정하기는 어렵다고 판단했습니다. 지연손해금 이율은 법 개정에 따라 시기별로 다르게 적용되어야 함을 명확히 했습니다.

연관 법령 및 법리

1. 상표법 제2조 제1항 제6호(상표의 사용)​: 이 조항은 상표의 '사용'의 의미를 정의합니다. 판례에서는 타인의 등록상표를 승낙 없이 제3자에게 사용하게 하는 행위는 상표법상 상표의 사용에 해당하지 않는다고 보았습니다. 이는 상표권 침해 판단에 중요한 기준이 됩니다.
2. 상표법 제66조(침해로 보는 행위)​: 이 조항은 상표권 침해로 간주되는 행위를 열거합니다. 본 사건에서 피고가 제3자에게 상표 사용을 허락한 행위가 이 조항의 '상표권 침해'에 해당하는지 여부가 쟁점이 되었으나, 법원은 상표 그 자체가 아닌 상표를 표시한 물건의 교부·판매를 의미한다고 보아 직접적인 상표권 침해로 보지 않았습니다. 즉, 라이선스 계약을 위반하여 제3자에게 상표 사용을 허락한 것이 상표법상 침해 행위로 곧바로 이어지지 않는다는 것입니다.
3. 상표법 제67조 제2항(손해배상액 추정)​: 상표권 침해로 인한 손해액을 추정하는 규정입니다. 이 규정은 상표권자가 직접 상표권을 실시하고 있는 경우에 적용될 수 있다고 보았습니다. 본 사건에서는 원고가 국내에서 상표를 직접 실시하고 있지 않으므로, 피고의 계약 위반으로 인한 손해액을 이 조항에 따라 추정할 수 없다고 판단했습니다. 이는 상표권 침해로 인한 손해배상 청구 시 상표권자의 실시 여부가 중요함을 보여줍니다.
4. 소송촉진 등에 관한 특례법 제3조 제1항(지연손해금)​: 소송에서 금전 채무의 지연손해금 이율을 정하는 법률입니다. 판례 시점 기준으로 법정 이율에 대한 헌법재판소의 위헌 결정 및 법 개정으로 인해 과거 이율(연 5푼)과 개정 후 이율(연 2할)이 다르게 적용됨을 명시했습니다. 이는 소송 진행 중 법률 개정이 있을 때 지연손해금 계산에 유의해야 함을 나타냅니다.

참고 사항

1. 상표 사용 계약의 명확한 범위 설정: 상표 사용 허락 시 제품군, 지역, 기간, 독점 여부 등 계약 내용을 명확히 규정해야 합니다. 특히 독점 계약의 경우, 상표권자가 유사한 상표를 다른 회사에 허락하지 않도록 주의해야 분쟁을 예방할 수 있습니다.
2. 사용료 지급 의무 및 감액 협상 기록 유지: 상표 사용료 지급 기한과 금액을 철저히 준수하고, 감액 등 조건 변경이 있을 경우 반드시 서면으로 합의하고 그 기록을 보관해야 합니다. 구두 합의는 추후 분쟁 시 입증이 어렵습니다.
3. 계약 위반 조항 및 해지 조건 명확화: 서브라이선스 금지 등 계약 위반 시 계약 해지 및 손해배상에 대한 명확한 조항을 계약서에 포함해야 합니다. 계약 해지 조건이 명확하면 분쟁 발생 시 신속한 대응이 가능합니다.
4. 계약 해지 절차 준수: 계약을 해지할 때는 계약서에 명시된 절차를 따르고, 해지 의사 통보와 관련된 모든 서류(통지서, 수신 확인 등)를 기록으로 남겨야 합니다. 합의 해지의 경우에도 그 내용을 명확히 문서화해야 합니다.
5. 상표권 침해와 계약 위반의 구분: 상표를 사용하게 한 행위가 계약 위반이 될 수는 있으나, 반드시 상표법상의 상표권 침해에 해당한다고 볼 수는 없습니다. 이 두 가지를 구분하여 손해배상 청구의 근거를 명확히 해야 합니다.