달리 상표, 일부 변형 사용으로 인한 등록 취소 불인정 판결

이 사건은 A 주식회사가 소유한 상표가 3년 이상 지정상품에 사용되지 않아 등록이 취소될 위기에 처하자, A 주식회사가 '등록상표와 유사한 다른 상표'를 사용했음을 증명했으나 법원이 이를 등록상표와 '동일한 상표'로 인정하지 않아 결국 특허심판원의 등록취소 심결이 정당하다고 판단한 사건입니다.

관련 당사자

• 원고: A 주식회사 (등록상표 '달리'의 소유자이자 특허심판원의 등록취소 심결에 불복하여 소송을 제기한 회사)
• 피고: C (A 주식회사의 등록상표에 대해 불사용을 이유로 등록취소심판을 청구한 개인)

분쟁 상황

피고 C는 2023년 6월 2일 특허심판원에 A 주식회사의 등록상표(제1341230호)가 출원일인 2017년 6월 9일부터 등록취소 심판 청구일 전 3년 이내에 지정상품, 즉 '내려받기 가능한 컴퓨터프로그램, 스마트폰용 어플리케이션 소프트웨어, IC카드 및 부품' 등 다양한 IT 관련 상품에 정당하게 사용되지 않았다고 주장하며 등록취소심판을 청구했습니다. 이에 특허심판원은 2023년 11월 16일 A 주식회사가 상표를 사용했음을 증명하지 못했다는 이유로 피고의 청구를 받아들여 등록취소 심결을 내렸습니다. A 주식회사는 이 심결에 불복하여 법원에 소송을 제기, '스마트폰용 모바일뱅킹 어플리케이션 소프트웨어, IC카드 및 부품' 등과 광고물에 등록상표를 지속적으로 사용했다고 주장하며 심결의 취소를 요구했습니다. A 주식회사는 통장, 금융상품, 어플리케이션 및 홍보물 등에 사용된 상표 이미지들을 증거로 제출했습니다.

핵심 쟁점

등록상표의 불사용을 이유로 취소심판이 청구된 경우, 상표권자가 제시하는 사용상표가 '등록상표와 동일한 상표'로 인정될 수 있는지 여부가 핵심 쟁점입니다. 특히, 도형과 문자가 결합된 상표에서 도형의 형태나 문자의 유무 및 위치가 변형된 경우, 법적으로 '동일성'을 인정받을 수 있는지에 대한 법리 해석이 중요하게 다루어졌습니다.

법원의 판단

법원은 원고 A 주식회사의 청구를 기각하며, 특허심판원이 내린 '등록취소 심결'이 정당하다고 판결했습니다. 이는 원고가 제시한 증거들이 이 사건 등록상표와 '동일한 상표'를 지정상품에 사용했다는 사실을 인정하기에 부족하다는 결론에 따른 것입니다.

결론

재판부는 원고가 주장하는 상표 사용 증거들이 실제 등록된 상표와 형태상 차이가 커서 '동일한 상표'로 볼 수 없다고 판단했습니다. 특히, 강아지 도형의 표정, 자세, 복장, 명찰 유무, 문자 표기 위치 및 형태 등이 다르거나, 문자 부분이 생략되어 있거나, 상표가 사용된 대상이 지정상품과 직접적인 관련성이 부족하다는 점 등을 들어 원고의 주장을 받아들이지 않았습니다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 등록이 취소되어야 하며, 이를 취소하지 않는 원고의 청구는 이유 없다고 보아 기각되었습니다.

연관 법령 및 법리

이 사건의 핵심은 상표법 제119조 제1항 제3호입니다. 이 조항은 '등록상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 지정상품에 사용하지 아니하였을 때'에는 등록취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다.

여기서 '등록상표를 사용'한다는 것은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 경우도 포함됩니다. 즉, 일반 소비자들이 보았을 때 등록상표와 본질적으로 같다고 인식할 수 있어야 합니다.

이 판례에서는 원고가 사용한 상표들이 등록상표와 외관, 호칭, 관념 등에서 차이가 커서 '거래통념상 동일하게 볼 수 있는 형태'에 해당하지 않는다고 판단했습니다. 구체적으로, 등록상표는 강아지 도형과 영문자 'Dal-Li'가 결합된 형태인데, 원고가 사용한 일부 상표는 강아지 도형의 표정, 자세, 복장, 명찰 유무 및 문자 표기 위치와 형태가 달랐습니다. 또한, 영문자 'Dal-Li' 부분이 생략된 채 강아지 도형만 사용된 경우도 있었는데, 법원은 이를 등록상표와 동일한 상표로 인정하기 어렵다고 보았습니다.

결론적으로, 상표권자는 등록된 상표의 형태를 거의 그대로 유지하여 지정상품에 사용해야 하며, 약간의 변형이라도 본질적인 동일성을 해칠 수 있음을 명심해야 합니다.

참고 사항

상표권자는 등록된 상표를 보호받기 위해 반드시 등록상표와 동일한 형태의 상표를 지정상품에 지속적으로 사용해야 합니다. 상표를 변형하여 사용할 경우, 외관, 호칭, 관념상 등록상표와 동일하다고 인식될 수 있는 범위 내에서만 동일성이 인정될 수 있으므로, 되도록 등록된 원형을 유지하는 것이 중요합니다. 특히, 도형과 문자가 결합된 상표는 어느 한 부분만 사용하거나, 도형이나 문자의 형태, 위치, 크기 등을 크게 변경하면 동일성을 인정받기 어렵습니다. 상표 사용 여부를 증명할 수 있는 자료(사용 시점, 사용 대상, 사용 형태 등)를 철저히 기록하고 보관해야 합니다. 특히, 게시일자를 확인할 수 있는 객관적인 자료가 중요하며, 취소심판청구일 전 3년 이내의 사용 증거여야 합니다. 홍보물에 상표를 사용하는 경우, 해당 상표가 어떤 지정상품과 관련하여 사용되었는지 명확히 알 수 있도록 자료를 준비해야 합니다.