특허 원단 사용료 미지급으로 인한 분쟁 사건

원고는 특허 원단을 생산하는 개인이며, 피고는 블라인드 제조업체입니다. 원고는 피고에게 자신의 특허(제1, 제2 특허)에 대한 통상실시권을 부여하고 원단 1kg당 700원의 실시료를 받기로 하는 계약을 체결했다고 주장하며, 미지급된 실시료와 지연손해금을 청구했습니다. 피고는 계약이 성립하지 않았고, 원단 대금 중 일부를 소개료 명목으로 원고에게 지급했을 뿐이라고 반박했습니다. 법원은 원고와 피고 사이에 통상실시권 설정 및 실시료 지급에 대한 계약이 유효하게 성립했다고 판단하고, 피고에게 미지급 실시료 1억 5천 4백만 원여와 지연손해금을 지급하라고 판결했습니다.

관련 당사자

• 원고 A: 'C'라는 상호로 커튼, 블라인드 등 차양 인테리어 제품 제작에 사용되는 원단을 생산하는 개인으로, '제1 특허'와 '제2 특허'의 권리자입니다.
• 피고 주식회사 B: 블라인드 제조업 등을 목적으로 하는 회사로, 원고의 특허 원단을 공급받아 제품을 생산했습니다.
• 주식회사 D: 원고의 특허 원단을 생산하여 인테리어 제품 제작업체에 공급하는 회사입니다.
• G: 주식회사 D의 대표이사로, '제1 특허'의 공동 권리자입니다.
• E: '제1 특허'를 처음 출원하여 등록받았고, 이후 원고에게 특허권을 양도했습니다.

분쟁 상황

원고는 '제1 특허'와 '제2 특허'라는 두 가지 특허권을 소유하고 있었고, 이 특허는 커튼, 블라인드 등 인테리어 제품 제작에 사용되는 원단 생산에 관한 것이었습니다. 원고는 2019년 5월 10일 피고에게 이 특허들에 대한 통상실시권 설정 계약서를 이메일로 보냈습니다. 계약서 내용은 피고가 원고의 특허를 사용하여 D가 생산하는 원단을 공급받고, 1kg당 700원의 실시료를 원고에게 매월 지급한다는 것이었습니다. 피고는 계약서 내용을 수정 요청하며 여러 차례 협의했고, 최종 수정안까지 받아보는 등 계약 체결의 절차를 밟았습니다. 실제로 피고는 2019년 5월부터 12월까지 원고에게 원단 1kg당 700원에 해당하는 금액을 실시료 명목으로 지급했습니다. 그러나 2020년부터 피고는 원고에게 실시료 지급을 중단했고, 이에 원고는 미지급된 실시료와 지연손해금의 지급을 청구하는 소송을 제기했습니다. 피고는 원고와의 계약이 성립되지 않았으며, 원고에게 지급한 금액은 D의 요청에 따른 '소개료' 명목의 대금 분할 지급이었다고 주장했습니다. 또한, 제2 특허가 무효 심결을 받았으므로 실시료를 지급할 의무가 없다고도 주장했습니다.

핵심 쟁점

1. 특허 통상실시권 설정 계약이 유효하게 성립되었는지 여부
2. 성립되었다면 피고가 원고에게 특허 실시료를 지급할 의무가 있는지 여부
3. 특허 무효 심결이 실시료 지급 의무에 영향을 미치는지 여부

법원의 판단

법원은 원고와 피고 사이에 특허 통상실시권 설정 및 실시료 지급에 대한 계약이 유효하게 성립했다고 판단하여 원고의 청구를 모두 인용했습니다.

1. 계약 성립 인정: 법원은 원고가 계약서 초안을 보내고 피고가 이를 수정하여 최종 수정안까지 완성하고, 원고가 날인된 최종 수정안을 택배로 받은 점, 계약서에 실시권 설정 대상, 실시료 산정 방법, 지급 시기가 구체적으로 명시되어 있었던 점, 피고가 실제로 2019년 5월부터 12월까지 원고에게 특허사용료 명목으로 세금계산서 발행을 요청하고 실시료를 지급한 점 등을 종합하여 계약이 성립되었다고 보았습니다.
2. 피고 주장의 배척: 피고가 주장한 '소개료 명목 지급'이나 'D와의 대금 분할 지급 합의 변경' 주장은 D의 사실조회 회신 내용과 원단 대금 지급 내역 등을 근거로 납득하기 어렵다고 보아 받아들이지 않았습니다.
3. 특허 무효 심결의 영향 제한: 제2 특허에 대한 무효 심결이 확정되었더라도, 계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 계약 자체에 무효 사유가 없으므로, 특허권자는 무효 심결 확정 전까지는 실시료 지급을 청구할 수 있다는 법리를 적용하여 피고의 주장을 배척했습니다. 이에 따라 피고는 원고에게 2020년 5월부터 2021년 6월까지의 원단 출고분에 대한 미지급 실시료 154,679,371원과 각 지급기일 이후부터 다 갚는 날까지의 지연손해금을 지급해야 한다고 판결했습니다.

결론

피고는 원고에게 미지급된 특허 실시료 154,679,371원 및 이에 대한 지연손해금을 지급해야 하며, 소송비용은 피고가 부담한다는 내용으로 판결이 확정되었습니다.

연관 법령 및 법리

1. 계약의 성립 (민법 제105조, 제527조)​: 계약은 당사자 사이에 청약과 승낙이라는 의사표시의 합치(합의)가 있을 때 성립합니다. 이 합의는 계약의 모든 사항에 대해 있을 필요는 없지만, 계약의 '본질적 사항이나 중요 사항'에 대해서는 구체적인 합의가 있거나 최소한 특정할 수 있는 기준에 대한 합의가 있어야 합니다. 본 판례에서는 이메일과 메신저를 통한 계약서 수정 및 교환, 그리고 실제 실시료 지급 행위가 계약의 본질적 사항에 대한 의사 합치로 인정되었습니다.
2. 특허법상의 통상실시권: 특허권자는 타인에게 자신의 특허를 사용할 수 있는 권리(실시권)를 부여할 수 있습니다. 통상실시권은 특허권자가 타인에게 일정한 범위 내에서 특허 발명을 실시할 수 있도록 허락하는 권리로, 보통 실시료(로열티)를 받고 설정됩니다. 통상실시권은 설정 계약에 따라 효력이 발생하며, 계약 내용에 따라 실시료 지급 의무가 발생합니다.
3. 특허 무효와 실시료 지급 의무 (대법원 2019다287362 판결 등)​: 특허권이 무효로 확정된 경우, 원칙적으로 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 간주됩니다. 그러나 특허 무효 심결이 확정되기 전까지는 특허권이 유효하게 존재하며, 그 기간 동안 특허를 사용한 것에 대한 실시료 지급 의무는 유지됩니다. 즉, 무효 심결이 확정되기 전까지의 사용료 청구는 가능하다고 본 것입니다.
4. 지연손해금 (민법 제379조, 상법 제54조, 소송촉진 등에 관한 특례법 제3조)​: 금전 채무의 이행을 지체했을 때 발생하는 손해금을 지연손해금이라고 합니다. 상행위로 인한 채무의 경우 상법에 따라 연 6%의 이율이 적용되며, 소송이 제기된 후에는 '소송촉진 등에 관한 특례법'에 따라 연 12%의 높은 이율이 적용될 수 있습니다. 본 판례에서도 상법상 연 6%와 소송촉진법상 연 12%의 지연손해금률이 적용되었습니다.

참고 사항

1. 계약서 작성의 중요성: 구두 계약도 효력이 있지만, 서면 계약서는 분쟁 발생 시 중요한 증거가 됩니다. 계약서 내용을 주고받으며 협의한 이메일, 메신저 대화 내용도 계약 성립의 증거가 될 수 있으니 잘 보관해야 합니다.
2. 핵심 사항 합의의 중요성: 계약이 성립하려면 통상실시권 대상, 실시료 산정 방법, 지급 시기 등 핵심적인 사항에 대해 명확한 합의가 있어야 합니다. 이 경우 1kg당 700원이라는 구체적인 금액과 지급 방식이 명시되어 있었습니다.
3. 특허 무효 심판과 실시료 지급: 특허권이 나중에 무효로 판정되더라도, 무효 판정 확정 전까지는 특허 사용에 대한 실시료 지급 의무가 계속될 수 있습니다. 특허 사용 계약을 체결할 때는 무효 심판 가능성에 대한 조항을 포함하는 것이 좋습니다.
4. 대금 지급 내역 관리: 어떤 명목으로 누구에게 돈을 지급하는지 정확히 기록하고, 관련 증빙(세금계산서, 이체 내역 등)을 철저히 관리해야 합니다. 본 사건에서 피고가 '소개료'라고 주장했지만, 세금계산서 품목이 '특허사용료'로 기재되어 있어 불리하게 작용했습니다.
5. 거래 관행의 증거 능력: 당사자들 사이의 실제 거래 관행(예: 일정 기간 동안 정기적으로 실시료를 지급한 사실)은 계약의 존재나 내용에 대한 중요한 증거가 될 수 있습니다.