전자담배 개발 용역 계약과 특허권 귀속 분쟁 사건

원고 주식회사 A가 피고 주식회사 B와의 전자담배 개발용역계약에 따라 피고가 출원하여 등록받은 6개의 특허발명에 대한 특허권이 원고에게 이전되어야 한다고 주장하며 특허권이전등록 절차 이행을 청구했으나, 법원은 원고의 청구를 모두 기각한 사건입니다. 피고의 특허발명이 계약체결일 이전에 피고가 보유했던 기술에 해당하거나, 용역 결과물과 무관하게 피고가 자체 개발한 기술로 판단된 점이 주요 쟁점입니다.

관련 당사자

• 원고: 주식회사 A (담배 제조 및 판매업 법인으로 전자담배 사업 진출을 위해 피고와 개발용역계약을 체결함)
• 피고: 주식회사 B (전기 전자기기 및 부품 개발, 제조, 판매업 법인으로 원고로부터 전자담배 개발 용역을 수행함)

분쟁 상황

원고인 주식회사 A는 전자담배 사업 진출을 위해 2017년 2월 2일을 시작으로 여러 차례 피고인 주식회사 B와 전자담배 제품 개발용역계약을 체결했습니다. 이 사건의 핵심 계약은 2018년 3월 9일 체결된 차세대 담배 P2 직렬/병렬 모델 개발용역계약(이 사건 제1, 2 계약)과 2018년 12월 4일 체결된 차세대 담배 P3 교체형 모델 개발용역계약(이 사건 제3 계약)입니다. 이들 계약에는 용역 결과물에 대한 지식재산권의 귀속 조항(제10조)이 포함되어 있었는데, 원고는 피고가 이 계약들을 통해 개발한 기술을 바탕으로 이 사건 제1 내지 6 특허발명을 피고 명의로 출원하여 등록받은 것이 계약 위반이며, 이 특허권들은 원고에게 이전되어야 한다고 주장하며 소송을 제기했습니다. 원고는 특히 이 사건 제6 특허발명의 경우 중국 Z사로부터 제공받은 기술을 피고가 도용했다고 주장하기도 했습니다. 반면 피고는 해당 특허발명들이 계약상 용역 결과물에 해당하지 않으며, 계약 체결 전부터 피고가 보유하고 있던 기술이거나 계약 결과물과 무관하게 자체 개발한 기술이므로 피고에게 단독으로 귀속되어야 한다고 맞섰습니다.

핵심 쟁점

이 사건의 주요 쟁점은 다음과 같습니다.

1. 개발용역계약서 제10조의 지식재산권 귀속 조항 해석: 용역 결과물의 범위와 '본 계약 체결 전부터 피고가 가지고 있던 기술'의 판단 기준 시점 및 범위.
2. 이 사건 제1 내지 5 특허발명의 귀속 여부: 해당 특허발명들이 원고와 피고의 개발용역계약에 따른 용역 결과물 또는 용역 수행 중 발생한 산출물에 해당하는지, 아니면 피고가 계약 체결 전에 보유했거나 자체 개발한 기술인지 여부.
3. 이 사건 제6 특허발명의 귀속 여부: 해당 특허발명이 원고가 제공한 중국 Z사 기술을 피고가 도용하여 출원한 것인지, 또는 원고와 피고의 개발용역계약에 따른 용역 결과물에 해당하는지 여부.

법원의 판단

법원은 원고의 피고에 대한 특허권이전등록 절차 이행 청구를 전부 기각하였습니다. 소송비용은 원고가 부담하도록 판결했습니다.

결론

법원은 피고가 출원하여 등록받은 6개의 특허발명이 개발용역계약상 원고에게 귀속되어야 하는 지식재산권으로 볼 수 없다고 판단했습니다. 특히, 이 특허발명들이 계약 체결일 이전에 피고가 보유했던 기술이거나 계약의 용역 결과물과 무관하게 피고가 자체적으로 개발한 기술에 해당한다고 보아 원고의 청구를 받아들이지 않았습니다.

연관 법령 및 법리

1. 계약의 해석 원칙: 처분문서(계약서 등)는 그 진정 성립이 인정되면 특별한 사정이 없는 한 기재된 문언 내용에 따라 당사자의 의사표시가 있었던 것으로 객관적으로 해석해야 합니다(대법원 2024. 8. 1. 선고 2024다227699 판결 참조). 본 사건에서는 개발용역계약 제10조 제3항의 '본 계약 체결 전부터 피고가 가지고 있었던 기술'의 기준 시점을 계약서에 명시된 '본 계약 체결일'로 보아야 한다는 법원의 판단에 이 원칙이 적용되었습니다. 원고가 '용역 업무를 수행하기 시작한 날'을 기준으로 주장했지만, 계약서 문언이 명확하고 이를 뒤집을 만한 증거가 부족하다고 본 것입니다.
2. 특허법 제133조 제1항 제2호 (모인출원에 대한 특허의 무효심판): 이 조항은 특허를 받을 권리를 가지지 아니한 자가 특허등록을 받은 경우 그 특허를 무효화할 수 있음을 규정합니다. 원고는 피고의 특허가 이 조항에 따른 모인출원 특허라고 주장했지만, 법원은 해당 특허들이 계약상 원고에게 귀속될 권리가 없다고 판단하여 주장을 받아들이지 않았습니다.
3. 특허법 제99조의2 제1항 (특허권의 이전 청구): 이 조항은 특허를 받을 정당한 권리자가 특허권이 부당하게 다른 사람 명의로 등록되었을 때 그 이전을 청구할 수 있도록 합니다. 원고는 피고가 모인출원을 통해 특허를 등록받았으므로 이 조항에 따라 이전등록 절차를 이행해야 한다고 주장했으나, 법원이 원고가 특허를 받을 권리가 없다고 판단함으로써 이 청구도 기각되었습니다.
4. '용역 결과물' 및 '자체 개발 기술'의 범위: 개발용역계약에서는 용역 결과물의 소유권 및 지식재산권 귀속 조항이 매우 중요합니다. 본 사건에서는 '원고의 관여에 따라 창출된 단계별 결과물' 및 '원고가 제공한 기술지시서에 기재된 정보와 관련이 없는 경우를 포함하여 원고의 관여 없이 창출한 경우'를 기준으로 용역 결과물과 피고의 자체 개발 기술을 구분했습니다. 특히 계약 체결일 이전에 피고가 보유하고 있던 기술이라면, 용역 결과물과 관련이 있더라도 피고에게 귀속된다고 해석되었습니다.

참고 사항

1. 계약서 문구의 명확성 확보: 개발용역계약을 체결할 때는 지식재산권의 귀속에 대한 조항을 최대한 명확하고 구체적으로 작성해야 합니다. 특히 '용역 결과물'의 범위, '용역 수행에 따라 발생된 모든 산출물'의 정의, '계약 체결 전부터 보유한 기술' 또는 '자체 개발 기술'의 범위 및 판단 시점 등을 상세히 규정해야 합니다. 본 사례에서는 계약서에 '본 계약 체결일'을 기준으로 전후 기술을 구분한다고 명시되어 있음에도 원고는 '용역 업무 수행 시작일'로 해석하려고 하여 분쟁이 발생했습니다.
2. 기술 개발 과정 기록 및 증거 보존: 기술 개발 과정에서 생성되는 모든 문서, 이메일, 회의록, 시방서, 기술지시서, 개발 계획서, 도면 등을 시기별로 정확하게 기록하고 보존해야 합니다. 어떤 기술 아이디어가 언제, 누구에 의해, 어떤 문서를 통해 구체화되었는지 명확한 증거가 있으면 추후 분쟁 발생 시 유리하게 작용할 수 있습니다.
3. 선행 기술 및 자체 기술의 명확한 구분: 개발 착수 전, 계약 당사자들이 이미 보유하고 있는 선행 기술이나 자체 개발 기술이 있다면, 이를 계약서에 명시하거나 별도 서면으로 확인하여 용역 결과물과의 경계를 명확히 해두는 것이 중요합니다.
4. '모인출원' 여부 입증의 어려움: 타인의 특허받을 권리를 침해하여 출원하는 모인출원의 주장은 증명하기 매우 어렵습니다. 다른 회사의 기술을 도용했다는 주장은 단순히 유사한 구조가 존재한다는 것만으로는 인정되기 어려우며, 해당 기술이 전달된 경위나 도용의 의사 등을 명확히 입증할 수 있는 증거가 필요합니다. 본 사례에서도 원고가 중국 Z사의 기술 보고서를 피고에게 전달했다는 증거가 없다는 이유로 도용 주장이 받아들여지지 않았습니다.